העובדות: בקשה לרישום סימן המסחר "CYLUS", עבור מוצרים ושירותים בתחום הסייבר.

המתנגדת היא חברה הפעילה בתחום הסייבר, ובעלת סימן מסחר רשום (מעוצב) עבור "CYLANCE" (ללא אלמנטים נלווים לשם עצמו).

נפסק: המחלוקת העיקרית היא מידת הדמיון בין סימני המסחר. מידת הדמיון נבחנת לפי "המבחן המשולש" (מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; מבחן יתר נסיבות העניין. לאלו הצטרף בשנים האחרונות מבחן השכל הישר). שאלת הדמיון נגזרת גם מההבדלים בין הסחורות והשירותים המוצעים, כאשר קיימת דעה לפיה מדובר בשאלה מקדמית.

מבחן המראה והצליל – סימני המסחר הנדונים כוללים את התחילית "CYL", כשצמד האותיות CY מקובל בתחום, אך לא כך לגבי האות L. ניתוח מראה ומצלול הסימנים מעלה כי קיים דמיון מסוים במראה ודמיון רב יותר בצליל.

מבחן סוג הסחורות, צינורות השיווק וסוג הלקוחות – קיימת חפיפה מסוימת בתחום השירותים, בעיקר שירותי הייעוץ באבטחת מידע. אולם, שני הצדדים העידו כי לקוחותיהם הם לקוחות מתוחכמים, וכי תהליך ההתקשרות אורך זמן רב. מידת תשומת הלב המוקדשת בתהליך הרכישה היא משמעותית בשאלת ההטעיה.

המתנגדת הציגה פסקי דין לפיהם כביכול צרכנים בעלי מומחיות הם בעלי זכרון חלקי ולקוי. אולם, בשני המקרים מדובר בשיווק מוצר או שירות המתחזה לאלו המקוריים, ולכן לא מדובר במקרים הרלוונטיים למקרה הנדון.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור המילה "Gottex", בארבעה סוגים שונים – שני סוגים כוללים שימוש בחומרי גלם לתעשיית הטקסטיל; שני סוגים מחריגים במפורש שימוש בתעשיית הטקסטיל.

המתנגדת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים עבור השם "Gotex" (סימנים מעוצבים וסימני מילה), ביחס למוצרי טואלטיקה ולבגדים.

נפסק: אין מחלוקת שהסימנים זהים במבחן הצליל ודומים מאוד במבחן המראה.

המתנגדת טוענת שסימניה הרשומים הם סימני מסחר מוכרים היטב. סימן מסחר מוכר היטב נבחן ביחס ל"ציבור הנוגע לעניין". במקרה הנדון מדובר בציבור המתעניינים באופנה, ובעיקר נשים. גם מאמצי הפרסום של המתנגדת מכוונים לציבור זה.

המבחנים לבחינת היותו של סימן מסחר מוכר היטב כוללים: מידת ההכרה בסימן המסחר; היקף ומשך פרסום סימן המסחר; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של סימן המסחר או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. בחינת הראיות מגלה שסימן הבית של המתנגדת (Gottex) עומד במבחנים אלו והוא סימן מסחר מוכר היטב. עובדה זו היא אף בגדר ידיעה שיפוטית.

לפי סע' 11(14) לפקודת סימני מסחר, סימן מסחר מוכר היטב שנרשם יכול למנוע רישום של סימן דומה, גם אם אינו מאותו הגדר: אם קיים קשר בין הסימנים; ואם תהיה פגיעה בבעל הסימן המוכר היטב.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר מילולי "DISCOVER" עבור משקאות.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בשל רישום סימן מסחר עבור המילה "DISCOVERIES", הרשום גם הוא עבור משקאות.

נפסק: אין מחלוקת שהסימן המבוקש התבקש לרישום באותו הגדר של הסימן הרשום. השאלה היחידה היא האם מדובר בסימן מסחר הדומה עד כדי הטעיה לסימן מסחר הרשום.

שאלת הדמיון בין סימני מסחר נבחנת לפי "המבחן המשולש" (מבחן המראה והצליל; קהל הלקוחות, סוג הסחורות וערוצי השיווק; יתר נסיבות העניין; מבחן השכל הישר).

לגבי מבחן המראה והצליל – מידת הדמיון נבחנת כמכלול תוך מתן דגש למרכיבים היסודיים שבסימנים, שהשפעתם על המכלול בולטת במיוחד. במקרה הנדון הרכיב המשותף הוא המילה "DISCOVER". יש לזכור שהצרכן לא מציב את הסימנים אחד ליד השני בשעת הרכישה, ולאור זכרונו הבלתי מושלם, ספק אם הצרכנים יהיו ערים לשוני ביניהם. המסקנה היא שקיימת מידת דמיון גבוהה במבחן המראה והצליל.

לגבי קהל הלקוחות, סוג הסחורות וערוצי השיווק – קיימת חפיפה בין פרטות הסימנים ושני הסימנים נועדו למשקאות קלים, שעלותם נמוכה. בהתאם, רכישתם מתבצעת ככלל ללא מתן תשומת לב מיוחדת. המבקשת טוענת שצינורות השיווק שונים. אולם, המבקשת לא מפרטת מהם צינורות השיווק בהם היא עושה שימוש. כמו כן, אין לבחון את ערוצי השיווק בהם עושים הצדדים שימוש בפועל, אלא האם בדרך כלל נמכרים המוצרים הרלוונטיים באותם ערוצים.

העובדות: ערעור על החלטת רשם סימני המסחר, שדחתה בקשה לביטול סימן מסחר, על בסיס טענת אי שימוש.

סימן המסחר שהתבקש ביטולו הוא בבעלות חברה המפעילה מלון בונציה, איטליה.

רשם סימני המסחר דחה את הבקשה לביטול סימן המסחר בנימוק שאכן נעשה שימוש בסימן המסחר. השימוש נעשה באמצעות אתרי מכירות באינטרנט המציעים את שירותי המלון לתושבי ישראל. חלק מהאתרים בינלאומיים וחלק ישראליים.

נפסק: השאלה בערעור – האם ניתן לבסס שימוש בסימני מסחר, כשזה נעשה באמצעות אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, המשווקים את השירות של בעל הסימן?

סימן מסחר שלא נעשה בו שימוש במדינת ישראל במשך שלוש שנים, חשוף לביטול. שימוש בסימן מסחר יכול להיות שלא על ידי בעלי הסימן עצמו. אמנם, על מנת ששימוש בסימן מסחר יוכר ככזה שנעשה על ידי בעליו, יש לרשום רשות שימוש בפנקס סימני המסחר. עם זאת, הוכחת קיומו של שימוש, אינה כפופה לרישום רשות השימוש בפנקס.

מה הדין לגבי שימוש באמצעות אתרי אינטרנט? לא די בקיומו של אתר בלבד, המספק מידע בלבד. נדרש שאתר כזה ישמש כצינור מסחרי ממשי לשיווק ומכירה. יתרה מכך, כדי לבסס שימוש בסימן המסחר בישראל, יש להראות שאתרי האינטרנט הרלוונטיים כוונו באופן מיוחד לקהל הישראלי.

העובדות: סימן המסחר "MULTI FEED" נהגה ועוצב על ידי בעלי הסימן. לאחר מכן, הוקמה שותפות עסקית עם מבקש המחיקה של סימן המסחר. במסגרת פעילותה של השותפות העסקית, צבר סימן המסחר מוניטין. השותפות העסקית הסתיימה בהסכם, אשר לא הקנה בעלות בסימן המסחר לאף אחד מהצדדים. רק לאחר סיום השותפות העסקית, רשם בעלי סימן המסחר את הסימן בישראל.

כעת מתבקש ביטול סימן המסחר מחוסר שימוש, ולחלופין מחיקתו בשל רישום בחוסר תום לב.

נפסק: לא ניתן להורות על ביטול סימן המסחר מחוסר שימוש. שכן, ביטול כזה אפשרי רק לאחר תקופה של שלוש שנים של חוסר שימוש בסימן, ממועד הרישום. תקופה זו טרם חלפה.

לרשם סימני המסחר נתונה סמכות למחוק סימן מסחר שנרשם בחוסר תום לב. חוסר תום הלב נבחן הן ביחס להתנהלות מול רשם סימני המסחר, והן ביחס לצדדים שלישיים. בחינת חוסר תום הלב היא בעיקרון לפי סטנדרט אובייקטיבי, עם זאת ניתן להיעזר גם במניעיו הסובייקטיביים של בעליו של סימן המסחר.

המקרים בהם ניתן לקבוע שקיים חוסר תום לב כוללים: כאשר יש לצד שלישי זכויות בסימן המסחר; הבקשה הוגשה בהעדר כוונה בתום לב להשתמש בסימן המסחר; הבקשה כללה פרטה רחבה מדיי; וכן כאשר מדובר ברישום שהוא הגנתי בלבד.

במקרה אחר שנדון בישראל עלתה השאלה האם ניתן להצביע על חוסר תום לב של מבקש שאינו מיידע את רשם סימני המסחר לגבי שימוש בסימן המסחר על ידי צד שלישי.