העובדות: שתי התנגדויות צולבות לרישום סימני מסחר.

כל אחד מהצדדים – חברה בשם Yiwu וחברה בשם FZCO – הגיש בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב הכולל את השם "NIKAI". שני סימני המסחר זהים בעיצובם, והתבקשו עבור מוצרים דומים מאוד – מוצרים עבור תספורות ועיצוב שיער. באופן חריג ועקב טעות של מחלקת סימני מסחר, שני הסימנים קובלו, כלומר אושרו לרישום.

נפסק: FZCO טוענת בהתנגדות שלה כי הסימן NIKAI שהיא עושה בו שימוש הוא סימן מסחר מוכר היטב. הוכחת מוניטין תיעשה, בין היתר, באמצעות הוכחת שימוש ממושך ונרחב, פרסום ומאמץ על מנת ליצור קשר מודע בין הסימן לצרכן, ומידת ההצלחה של מאמץ זה.

בחינת ראיותיה של FZCO מגלה כי היא לא הצליחה להוכיח מוניטין בישראל, אלא במדינות אחרות בלבד.

FZCO טוענת ש- Yiwu העתיקה את הסימן המזוהה איתה ולכן הגישה את הבקשה לרישום סימן המסחר על שמה בחוסר תום לב. תכלית מבחן תום הלב ברישום סימן מסחר היא למנוע השתלטות על סימן מסחר של אחר, במקרה שבו בעל הסימן המקורי טרם פעיל במדינת ישראל. בקביעת חוסר תום לב יש להחיל את החזקות החלות בדיני זכויות יוצרים: כאשר לנתבע יש גישה ליצירה המקורית; כאשר הדמיון בין היצירות מוביל למסקנה שלא מדובר ביד המקרה.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור הביטוי "Biztech Lawyers" לגבי שירותים בתחום המשפטי.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בנימוק שמדובר בסימן מסחר נעדר אופי מבחין והכולל מילים מקובלות במסחר.

נפסק: אופי מבחין של סימן מסחר בא לידי ביטוי, בין היתר, בכך שהצרכן הרואה את סימן המסחר יכול להבחין מה מקור המוצרים נושאי הסימן. בנוסף, סימני מסחר הכוללים מילים מקובלות במסחר יירשמו רק אם רכשו אופי מבחין כתוצאה משימוש. כמו כן, כשירותו לרישום של סימן מסחר המהווה צירוף של מספר מילים תבחן לפי שילוב כל המילים יחד. כאמצעי עזר, ניתן לבחון את מרכיביו הנפרדים.

הרכיב Biztech בסימן המבוקש אינו מילה מילונית. אולם, מדובר ממילה המורכבת משני קיצורים – BIZ לגבי המילה Business ו- TECH לגבי המילה Technology. צירופם מקובל בקרב עוסקים רבים בתחום ולכן חובה להשאיר את הרכיב Biztech פתוח לשימוש במסחר. הרכיב השני, Lawyers, הוא מילה מילונית הקשורה ישירות לפעילותה של מבקשת הרישום.

אמנם יש לבחון את סימן המסחר בכללותו ולא לפי רכיביו. אולם, אין בצירוף כדי ליצור משמעות נוספת ביחס לרכיביו הנפרדים. למעשה, תוספת המילה Lawyers למילה Biztech הופכת את הסימן לסימן מסחר תיאורי מובהק. המשמעות המיידית והברורה שלו – עורכי דין העוסקים בתחום המסחר והטכנולוגיה.

העובדות: שתי בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים הכוללים את הכיתוב "סיטי מרקט". שתי הבקשות הוגשו לגבי שירותי קמעונאות.

בשל הדמיון בין סימני המסחר התקיים בין הבקשות הליך תחרות שנועד להכריע מי מהבקשות זכאית להמשך בחינה.

נפסק: השאלה הדורשת הכרעה – האם סימני המסחר זהים או דומים עד כדי הטעית הצרכן. אם התשובה שלילית, אין צורך בקיומו של הליך התחרות וניתן יהיה לבחון את כשירותם של שני סימני המסחר לרישום.

המבחן המקובל לבחינת דמיון מטעה בין סימני מסחר הוא המבחן המשולש, הכולל שלושה מבחני משנה: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוק הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין. עם הזמן הצטרף למבחנים אלו מבחן השכל הישר.

מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי, המבוצע תוך בחינת הסימנים בכללותם. עם זאת, כאשר מדובר בסימני מסחר עם רכיב מקובל בענף, הצרכנים נוטים לתת דגש לחלקים נוספים בו.

אין מחלוקת שסימני המסחר אינם דומים מבחינת עיצובם הכללי, סוג הגופן והצבעים. עם זאת, שניהם כוללים את צמד המילים "סיטי מרקט". מדובר בצמד מילים תיאורי ברמה הגבוהה של ציר התיאוריות. בהתאם, הנטייה תהיה להשאירו פתוח לשימוש הציבור.

מאחר שהרכיב המשותף הוא רכיב מקובל בתחום, המשקל שיש לתת לו תלוי בנסיבות העניין. לפי פסיקת ביהמ"ש העליון, אם מדובר ברכיב מופרד ומובחן מיתר חלקי הסימן המסחר, הציבור צפוי לראות בו רכיב עצמאי שאינו מייחד את סימן המסחר.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור השם "Jerusalem Winery" עבור מיץ ענבים ומשקאות אחרים וכן עבור יינות ומשקאות אלכוהוליים.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בנימוק שהרכיב Jerusalem הוא שם גיאוגרפי המתאר את תכונות המוצר. כמו כן נטען שהצירוף עם המילה Winery יוצר סימן מתאר.

נפסק: אין מחלוקת שמדובר בסימן שאינו כשיר לרישום בשל משמעותו הגיאוגרפית. לכן, השאלה שיש להכריע – האם הסימן המבוקש רכש אופי מבחין במידה שמצדיקה את רישומו.

מידת הראיות הנדרשת להוכחת אופי מבחין נגזרת משאלת האופי המבחין האינהרנטי של סימן המסחר. זה ייבחן לפי מיקומו על "ציר התיאוריות" שבצדו האחד שמות גנריים ובצידו האחר שמות דמיוניים. מידת התיאוריות תיבחן ביחס למוצרים הרלוונטיים לסימן המסחר.

הסימן המבוקש מורכב משני רכיבים – אחד הוא ציון גיאוגרפי והשני הוא גנרי, שפירושו יקב. כמו כן, צירוף המילים אינו מוסיף על משמעותן הנפרדת של המילים ומשמעותו ברורה ובעלת אופי מבחין חלש – יקב ירושלמי. לכן, נטל הראיה להוכחת אופי מבחין נרכש הוא כבד.

על מנת להוכיח אופי מבחין נרכש יש להראות שמאמצי בעלי סימן המסחר הביאו לכך שהציבור מקשר את המוצרים או השירותים לבעלי סימן המסחר. אולם, ראיות המבקשת לא ביססו רכישת אופי מבחין.

יש לדחות גם את טענות המבקשת לגבי רישום סימן המסחר מחוץ לישראל.