העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב, המורכב מהמילים BUTTERFLY SUPREME QUALITY בצבע צהוב, בצירוף דמות פרפר גדולה שגם היא בצבע צהוב, על רקע ריבוע ירוק.

הבקשה הוגשה לרישום לגבי בגדים, נעליים וכיסויי ראש.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בטענה שמדובר בסימן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר הרשום עבור המילה "BUTTERFLY", ועבור אותם מוצרים.

נפסק: השאלה העומדת לדיון היא האם הסימן המבוקש דומה עד כדי להטעות לסימן הרשום. המבחן לקיומו של דמיון מטעה מכונה "המבחן המשולש". מבחן זה כולל את מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וצינורות השיווק; ומבחן יתר נסיבות העניין. לימים הצטרף למבחנים אלה גם מבחן "השכל הישר"

מבחן המראה והצליל – אמנם, יש לבחון את הסימנים בכללותם. עם זאת, יש לשים דגש מיוחד על הרכיבים הדומיננטיים של סימני המסחר. במקרה הנדון, הרכיב הדומיננטי הוא המילה BUTTERFLY. המילים הנוספות בסימן המבוקש, SUPREME QUALITY, הן "שקופות" עבור הצרכן. זאת מאחר שמדובר במילות שבח רגילות ומקובלות, המתייחסות לאיכות המוצרים.

אכן, הסימן המבוקש כולל רכיבים נוספים, ביניהם הרקע הירוק וציור הפרפר. אולם, הסימן הרשום הוא סימן מילולי. לכן, ההגנה הניתנת עבורו כוללת עיצובים שונים. כמו כן, הסימן הרשום הוא שרירותי ביחס למוצרי הנעלה וביגוד. בהתאם, מדובר בסימן מסחר בעל אופי מבחין אינהרנטי רב.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב, המורכב מהמילים KONTI בגופן קטן ו- BONJOUR בגופן גדול יותר. 

סימן המסחר הוגש לרישום עבור קינוחים ומאפים.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בטענה שמדובר בסימן הדומה עד כדי הטעיה לסימן המסחר "בונז'ור Bonjour", הרשום ע"ש חברת אסם.

נפסק: המבקשת טוענת שהמילה BONJOUR היא מילה המקובלת במסחר, ולכן הסימן הרשום זכאי להיקף הגנה מצומצם. יש לדחות טענה זו. הסימן הרשום של אסם הוא שרירותי וזכאי להגנה רחבה. אמנם, ייתכן שגם סימני מסחר שרירותיים יהפכו למקובלים במסחר עקב שימוש על ידי עוסקים רבים בתחום. אולם, המבקשת לא הוכיחה זאת. יתרה מכך, מעט הראיות שהובאו לגבי שימוש במילה BONJOUR מראות שימוש שדומה לזה של אסם. ייתכן ששימוש זה מעיד על ניסיון לרכוב על המוניטין של אסם.

החשש להטעיה בין סימני המסחר נבחן לפי המבחן המשולש, שכולל את המבחנים הבאים: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק; ומבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלו צורף גם מבחן השכל הישר כמבחן משנה.

מבחן המראה והצליל – זהו המבחן המרכזי מבין השלושה. סימן המסחר הרשום ע"ש אסם הוא מילולי. לכן, הוא מקנה הגנה רחבה שחלה על כל העיצובים של המילים המוגנות (BONJOUR ובונז'ור). עם זאת, ייתכנו מקרים שבהם סימן מסחר המתבקש לרישום יהיה בעל עיצוב ייחודי ומשמעותי, כך שיווצר לו אופי מבחין וההגנה על סימן מילה רשום הדומה לו, תצומצם.

העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור המילה "SPACE", ביחס לתוכנות ושירותים בתחום התוכנה והחומרה.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בטענה שמדובר מתאר ומקובל במסחר, ולכן נעדר אופי מבחין.

נפסק: תנאי לרישומו של סימן מסחר הוא קיומו של אופי מבחין. אופי מבחין הוא אותה תכונה המאפשרת לציבור לזהות את סימן המסחר ולהבדיל בינו לבין סימני מסחר אחרים. בכך תוגשם תכליתו של סימן המסחר כמזהה מקור של המוצרים או השירותים הרלוונטיים.

פקודת סימני מסחר אינה מאפשרת רישום סימני מסחר המורכבים מספרות, אותיות או מילים הנוהגות במסחר, לציון או לתיאור מוצרים או סוגי מוצרים.

המבקשת טוענת שהסימן המבוקש אינו מתאר, אלא לכל היותר מרמז על הטובין והשירותים אותם היא מציעה. טענתה העיקרית היא שהמילה "SPACE" אינה קשורה לעולם המחשבים או תוכנות המחשב. המבקשת צודקת בטענה זו ואכן מדובר בסימן מסחר מרמז.

עם זאת, קיימים מקרים בהם גם כשלא מדובר בסימן מסחר תיאורי, הוא עדיין אינו כשיר לרישום. מקרים אלו כוללים סימנים המקובלים במסחר; וסימנים שצריכים להישאר פתוחים למסחר.

סימנים הצריכים להישאר פתוחים למסחר – מדובר בסימנים הכוללים מילים מילוניות, שלא ניתן להפקיע מהציבור. זאת, למרות שמילים אלו לא משמשות סוחרים בפועל והן אף אינן מתארות את המוצרים או השירותים. דוגמאות לכך הן המילים "זהב" או "שמש".

העובדות: בקשה לרישום הביטוי "EVERYONE CAN CREATE" כסימן מסחר. הבקשה הוגשה לגבי קבצים להורדה של תכנים לימודיים, ולגבי מידע ושירותים ביחס לתכנים לימודיים ובתחום התוכנה והחומרה. כל אלו מיועדים לספק את הצרכים האמנותיים והיצירתיים של המשתמש.

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימן המסחר בטענה שמדובר בסימן מסחר חסר אופי מבחין, ובסימן מסחר המתאר את המוצרים והשירותים הרלוונטיים.

נפסק: השאלה העומדת לדיון היא האם הסימן המבוקש הוא בעל אופי מבחין. אופי מבחין הוא אותה תכונה של סימן המסחר המאפשרת לציבור לזהות את השירות או המוצר כמגיעים ממקור מסוים. האופי המבחין אינו נבחן בחלל ריק אלא ביחס למוצר או השירות הרלוונטיים לסימן המסחר המבוקש לרישום.

המבקשת טוענת שהציבור לא יקשר באופן מיידי בין הסימן המבוקש למוצרים והשירותים הרלוונטיים אליו. אולם, כל אלו הם בתחום היצירה. לכן, הסימן המבוקש מתאר למעשה את מהות הטובין והשירות, שמטרתם לפתח את הצד היצירתי של המשתמש. דווקא כלליותו של הסימן המבוקש פועלת לרעתו – מדובר באמירה כללית ומשבחת שהציבור אינו יכול לקשר בינה לבין יצרן מסוים.

פסיקת בתי המשפט התוותה כללים לבחינת השאלה האם סימנים רבי מילים/סיסמאות יכולים ליצור קשר בין מוצרים למקורם. בפסיקה נקבעו מבחני משנה שונים, בהם: תוכנו של המסר, אופן הצגתו, שפת הצגתו, אורכו של המסר, מידת קליטותו, מהות הטובין ומיהותו של קהל היעד.

העובדות: התנגדות לרישום סימן המסחר Tick different. סימן המסחר הוגש לרישום על ידי חברת SWATCH לגבי מוצרים אלקטרוניים שונים.

לאחר שסימן המסחר אושר לרישום, חברת Apple הגישה התנגדות בטענה שהסימן המבוקש דומה באופן מטעה לסימן המסחר שבבעלותה, Think Different, שהוא לטענתה מוכר מאוד ומזוהה עמה בזכות השקעתה הרבה בפרסום.

נפסק: השאלה העומדת לדיון היא האם קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן THINK DIFFERENT.

המבחן להכרעה בשאלת הדמיון הינו המבחן המשולש הכולל את מבחני המראה והצליל; סוג הסחורות והלקוחות וצינורות השיווק; ויתר נסיבות העניין. למבחנים אלו התווסף בשנים האחרונות מבחן נוסף, הוא מבחן "השכל הישר".

ההשוואה בין סימני המסחר לשם בחינת דמיון מטעה היא בשקלול כל הנסיבות. כך, דמיון חזותי וצלילי נמוך יכול להתעצם בשל דמיון משמעותי בסוג הסחורות ובקהל הלקוחות. כמו כן, אופי מבחין משמעותי של הסימן המוקדם עשוי להגביר את החשש להטעיה.

המתנגדת לא הציגה ראיות שיתמכו בטענתה כי הסימן THINK DIFFERENT הוא מפורסם מאוד. בנוסף, השימוש בסימן מסחר זה יחד עם סימני מסחר נוספים, כמו גם טיבו של הסימן כקריאה שיווקית, מפחיתים במידה ניכרת את אופיו המבחין. בנסיבות אלו, על המתנגדת מתגבר הנטל להראות שהסימן המוקדם רכש אופי מבחין בנפרד מיתר סימני המסחר. במקרה הנדון, המתנגדת לא הוכיחה אותו רושם נפרד.