העובדות: התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר "LEONARDO VALENTINO" שהוגשה עבור "דברי הלבשה, הנעלה וכיסוי ראש".

המתנגדת היא חברת Valentino S.p.A, חברה איטלקית המשווקת בגדים נעליים ומוצרי אופנה ברחבי העולם, תחת השם Valentino. המתנגדת רשמה מספר גדול של סימני מסחר בישראל עבור השם Valentino (גם סימני מילה וגם סימנים מעוצבים).

נפסק: עיקר המחלוקת – הדמיון בין סימן המסחר המבוקש לרישום, שהוא סימן מילולי, לאחד מסימני המסחר הרשומים של המתנגדת, המילולי גם הוא – Valentino.

חשש להטעיה ייבחן לפי "המבחן המשולש" (מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; מבחן יתר נסיבות העניין). לא מדובר בהכרח במבחנים מצטברים, והם ייערכו בשים לב לכך שהסימנים לא עומדים להשוואה זה לצד זה. כמו כן, יש לקחת בחשבון כי זכרונו של הצרכן אינו מושלם. לכל האמור יש לצרף את מבחן השכל הישר, לעניין המסר הרעיוני שבסימן.

מבחן המראה והצליל – בשל הרכיב המשותף בסימני המסחר, מתקיים דמיון הן במראה והן בצליל.

חוג הלקוחות וסוג הסחורות – בשל החפיפה המלאה לגבי "דברי הלבשה" מדובר באותו קהל לקוחות ובאותם ערוצי שיווק.

דמיון מטעה – השאלה מותנית בבחינת כלל נסיבות העניין. נקודת המוצא – יש לתת דגש לרושם הכולל של הסימן. בבחינה זו יש לשקול את הרכיבים הדומיננטיים. השאלה האם יש לתת דגש לרכיב מסוים (למשל תחילית הסימן או הסיומת), תלויה בנסיבות. הכלל הוא שצרכן הנתקל בשמות המורכבים משם פרטי ושם משפחה, צפוי בדרך כלל להתמקד ברכיב המהווה שם המשפחה. כלומר, בסיומת סימן המסחר המבוקש.

בנוסף, במקרה הנדון מדובר על סימן מסחר הכולל סימן רשום קודם, העומד בפני עצמו. כפי שנקבע בבית המשפט האירופי לצדק (CJEU), במקרים כאלו ייתכן חשש להטעיה, גם אם רכיב משותף זה (הסימן הרשום הקודם), אינו הרכיב הדומיננטי.

במקרה הנדון – הסימן מורכב משני שמות בעלי "ניחוח" איטלקי, ולא ניתן לקבוע כי רכיב אחד דומיננטי יותר מהשני. כמו כן, צירוף הרכיב LEONARDO לא שינה בעיני הצרכן את משמעות הרכיב VALENTINO. כלומר, נשמרת עצמאותו של רכיב זה במסגרת סימן המסחר המבוקש לרישום. בנסיבות אלו, קיים חשש שהצרכן יסבור שמדובר במוצרים מתוצרת המתנגדת או שלכל הפחות, קיים קשר כלכלי למתנגדת.

המתנגדת טענה כי קיימת ידיעה שיפוטית שהסימן VALENTINO הוא סימן מסחר מוכר היטב. יש לדחות טענה זו, המסתמכת על קביעה לפני 14 שנים. שכן, סימן מסחר חסר מוניטין יכול לצבור מוניטין וההיפך – סימן מסחר בעל מוניטין יכול לאבד אותה הכרה. גם הראיות שהוגשו על ידי המתנגדת לא מוכיחות שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב מבחינת הציבור הישראלי.

הבקשה לרישום סימן המסחר נדחתה.