העובדות: בין הצדדים נחתם הסכם רישיון בפטנט, המחייב בתשלום תמלוגים גם לאחר פקיעת הפטנט.

ההליך, שכלל תביעה ותביעה שכנגד, כלל גם דיון בטענת סלופארק (מקבלת הרישיון), שתשלום תמלוגים לפנגו (בעלת הפטנט), לאחר פקיעת הפטנט, אינו חוקי.

נפסק: בית המשפט העליון כבר קבע כי הוראה המחייבת תשלום תמלוגים לגבי רישיון בפטנט, מעבר לחיי הפטנט, היא פסולה. קביעה זו עדיין עומדת והיא בתוקף.

בית המשפט העליון הסתמך על פסיקה אמריקאית בקביעה הזו. אולם, פסיקה זו כללה גם קביעה שלמרות שלא ניתן להטיל חובת תמלוגים לאחר פקיעת הפטנט, אין מניעה לקבוע דחיית תשלומים לגבי התקופה שלפני פקיעתו. כמו כן, ניתן לשלם תמלוגים אחרי פקיעת הפטנט עבור זכות אחרת, שאינה הפטנט. למשל – אם מדובר ברישיון שניתן גם לגבי פטנט וגם לגבי סוד מסחרי, ונקבעו בו תמלוגים נמוכים יותר לאחר פקיעת הפטנט.

פנגו טוענת כי יש לפסול תנאי הקובע תשלום תמלוגים לאחר פקיעת הפטנט רק אם אין לו הצדקה כלכלית או אחרת. אולם, להלכה הברורה של בית המשפט העליון יש יתרונות. כלל כפי שמציעה פנגו יכול להיות מורכב ליישום ולא משרת מטרות של יציבות וודאות. המחוקק סימן קו גבול ברור ובית המשפט העליון החליט בהתאם לקו זה.

כמו כן, במשפט הישראלי יש כלים המאפשרים להתמודד עם נסיבות ספציפיות. כך גם לפי טענות פנגו, לגבי סע' 31 לחוק החוזים (האפשרות לחייב צד לחוזה שבוטל בחיובים לפיו). במקרים כמו המקרה הנדון, על בעל הפטנט להוכיח שעל ביהמ"ש להטיל חיובים על הצד השני.

סיכום הדברים: ההוראה בהסכם בין הצדדים המחייבת תשלום תמלוגים מעבר לתקופת הפטנט, אינה חוקית.

הערה: ביהמ"ש קבע בסופו של דבר שסלופארק אכן מחויבת בתשלום תמלוגים בשיעור מופחת, לפי דיני החוזים.