העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור המילה "Gottex", בארבעה סוגים שונים – שני סוגים כוללים שימוש בחומרי גלם לתעשיית הטקסטיל; שני סוגים מחריגים במפורש שימוש בתעשיית הטקסטיל.

המתנגדת היא הבעלים של סימני מסחר רשומים עבור השם "Gotex" (סימנים מעוצבים וסימני מילה), ביחס למוצרי טואלטיקה ולבגדים.

נפסק: אין מחלוקת שהסימנים זהים במבחן הצליל ודומים מאוד במבחן המראה.

המתנגדת טוענת שסימניה הרשומים הם סימני מסחר מוכרים היטב. סימן מסחר מוכר היטב נבחן ביחס ל"ציבור הנוגע לעניין". במקרה הנדון מדובר בציבור המתעניינים באופנה, ובעיקר נשים. גם מאמצי הפרסום של המתנגדת מכוונים לציבור זה.

המבחנים לבחינת היותו של סימן מסחר מוכר היטב כוללים: מידת ההכרה בסימן המסחר; היקף ומשך פרסום סימן המסחר; מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן; מידת הייחודיות (אקסקלוסיביות) של הסימן ומידת השימוש של סימן המסחר או סימן דומה על ידי צדדים שלישיים; אופי הסחורות או השירותים וצינורות השיווק; הדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל איכות של הסחורות. בחינת הראיות מגלה שסימן הבית של המתנגדת (Gottex) עומד במבחנים אלו והוא סימן מסחר מוכר היטב. עובדה זו היא אף בגדר ידיעה שיפוטית.

לפי סע' 11(14) לפקודת סימני מסחר, סימן מסחר מוכר היטב שנרשם יכול למנוע רישום של סימן דומה, גם אם אינו מאותו הגדר: אם קיים קשר בין הסימנים; ואם תהיה פגיעה בבעל הסימן המוכר היטב. רף הקשר הנדרש נמוך מרף ההטעיה אך עדיין נדרשת זיקה ניכרת בתודעת הצרכן.

לפי פסיקת ביהמ"ש העליון, כאשר מדובר בטובין מאותו הגדר, אין רלוונטיות לסע' 11(14), שחל רק ביחס ל"קשר". מדובר בעמדה היוצרת קושי, עם זאת במקרה הנדון ממילא לא מדובר בטובין מאותו הגדר, לגבי חלק מהסוגים.

במקרה הנדון, ולפי המבחנים הקבועים בפסיקה, לא מדובר באותה משפחה מסחרית, לגבי אף אחד מהסוגים. זאת לאור היות הטובין של המבקשת חומרי גלם, ואילו המוצרים של המתנגדת הם מוצרים מוגמרים. אין ציפייה למצוא את הסחורה של כל אחת מהן באותם ערוצי שיווק ואין תחרות ביניהם. גם המשתמשים הם שונים. לכן, סע' 11(14) לפקודת סימני מסחר חל במקרה הנדון.

לגבי שאלת קיומו של "קשר" לפי סע' 11(14) – הקשר בין הסימן המבוקש לסימן הבית של המתנגדת הוא חלש, ביחס לסוגים בהם מוחרג השימוש בתעשיית הטקסטיל. אולם, קשר זה מתקיים לגבי הסוגים בהם כן נכלל שימוש בתעשיית הטקסטיל. בהעדר הסבר נוגד מצד המבקשת, יש לקבוע שהשימוש בתעשיית הטקסטיל נועד ליצירת בדים שונים. מדובר בתחום קרוב דיו לתחום העיסוק של המתנגדת.

יחד עם זאת, לא די בקשר. יש להראות שבעל סימן המסחר המוכר היטב עלול להיפגע כתוצאה מהשימוש. המתנגדת טענה לפגיעה כזו ולדילול של סימני המסחר הרשומים שבבעלותה.

ניתן להצביע על מספר שיקולים במסגרת הקביעה האם מתקיים דילול סימן מסחר, וביניהם: האופי המבחין של הסימן המוכר היטב; המוניטין שלו; הטובין ביחס אליהם הוא נהנה ממוניטין; הייחודיות בשימוש בסימן המסחר; האם הטובין אליהם מתייחסים הסימנים קשורים בצורה כלשהי, למרות שאינם מאותו הגדר; האם הסימן יהיה ייחודי פחות ביחס לטובין לגביהם הוא רשום בשל הרישום; והאם המוניטין של הסימן הקודם עלול להיפגע מהשימוש בסימן.

המבקשת טענה שאין קשר בין יצרן בגדי ים מישראל (המתנגדת) לחברה בינלאומית מתחום הטלקומוניקציה (המבקשת). אולם, המבקשת לא התייחסה לטענה של המתנגדת, לפגיעה במוניטין לגבי תחום הטקסטיל. בכך, המבקשת לא הרימה את הנטל המוטל עליה לשכנע שאין בשימוש בתחום זה כדי לפגוע במתנגדת.

סימן המסחר יירשם בסוגים שאינם כוללים שימוש בתחום הטקסטיל בלבד.