העובדות: שתי התנגדויות צולבות לרישום סימני מסחר.

כל אחד מהצדדים – חברה בשם Yiwu וחברה בשם FZCO – הגיש בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב הכולל את השם "NIKAI". שני סימני המסחר זהים בעיצובם, והתבקשו עבור מוצרים דומים מאוד – מוצרים עבור תספורות ועיצוב שיער. באופן חריג ועקב טעות של מחלקת סימני מסחר, שני הסימנים קובלו, כלומר אושרו לרישום.

נפסק: FZCO טוענת בהתנגדות שלה כי הסימן NIKAI שהיא עושה בו שימוש הוא סימן מסחר מוכר היטב. הוכחת מוניטין תיעשה, בין היתר, באמצעות הוכחת שימוש ממושך ונרחב, פרסום ומאמץ על מנת ליצור קשר מודע בין הסימן לצרכן, ומידת ההצלחה של מאמץ זה.

בחינת ראיותיה של FZCO מגלה כי היא לא הצליחה להוכיח מוניטין בישראל, אלא במדינות אחרות בלבד.

FZCO טוענת ש- Yiwu העתיקה את הסימן המזוהה איתה ולכן הגישה את הבקשה לרישום סימן המסחר על שמה בחוסר תום לב. תכלית מבחן תום הלב ברישום סימן מסחר היא למנוע השתלטות על סימן מסחר של אחר, במקרה שבו בעל הסימן המקורי טרם פעיל במדינת ישראל. בקביעת חוסר תום לב יש להחיל את החזקות החלות בדיני זכויות יוצרים: כאשר לנתבע יש גישה ליצירה המקורית; כאשר הדמיון בין היצירות מוביל למסקנה שלא מדובר ביד המקרה. כמו כן, אין צורך בראיות שיריות ודי בנסיבות המקרה להוכחת חוסר תום לב.

לפי הראיות, FZCO הקדימה את Yiwu בשימוש בסימן המסחר וברישומו ברחבי העולם. בכך הצליחה FZCO לבסס את הטענה כי Yiwu הכירה את סימן המסחר לפני שביקשה לרשום אותו לראשונה. כעת הנטל הוא על Yiwu להוכיח כי בחירת סימן המסחר נעשתה בתום לב. אולם, ההסבר שסיפקה הוא שסימן המסחר נבחר על בסיס משמעותו בשפות סינית ויוונית. מדובר בהסבר קלוש, שאינו כולל את משמעות המילה בשפות אלו ומתעלם מהזהות בעיצוב בין הסימנים.

מאחר שדי בראיות נסיבתיות, אין אלא לקבוע שהבקשה לרישום סימן המסחר של Yiwu הוגשה בחוסר תום לב.

FZCO טוענת עוד שסימן המסחר של Yiwu מעודד תחרות בלתי הוגנת. לשם כך, יש להוכיח שלושה רכיבים: דמיון מטעה; מוניטין בסימן המסחר של FZCO; חוסר תום לב של Yiwu.

מאחר שמדובר בסימני מסחר זהים אין ספק שקיים דמיון מטעה. לגבי המוניטין – אמנם זה לא הוכח. עם זאת, FZCO הוכיחה בראיות כי היו נסיבות מיוחדות שמנעו ממנה מלשווק בישראל לפני הסכמי אברהם. כמו כן וכאמור הוכח חוסר תום לבה של Yiwu. בהתאם, גם מסיבה זו סימן המסחר של Yiwu אינו כשיר לרישום.

אמנם החוק אינו מציין רישום בחוסר תום לב כעילת התנגדות. עם זאת, המחוקק רואה בחוסר תום לב בעת הרישום סיבה מספקת למחוק סימן מסחר אף אם צבר מוניטין. בנסיבות העניין, חוסר תום הלב הקיצוני של Yiwu מספיק על מנת להביא למחיקתו.

לאור חוסר תום הלב יש לדחות את התנגדות Yiwu.

ההתנגדות שהוגשה על ידי FZCO התקבלה.