העובדות: ערעור על החלטת רשם סימני המסחר בשאלה האם ניתן לרשום סימן מסחר על בסיס יצירה ספרותית. סימן המסחר המבוקש הוא סימן מילולי "דירה להשכיר". רשם סימני המסחר קבע שסימן המסחר יירשם רק ביחס לחלק מהמוצרים שהתבקשו במסגרת הרישום. הבקשה הוגשה עבור סרטי וידאו, משחקי מחשב, תוכנות, ספרים, חוברות ואמצעי חינוך ובידור נוספים, משחקים וצעצועים, פרסומות ושירותי חינוך, בידור, ספורט ותרבות.

המבקשת היא ההוצאה לאור של הספר "דירה להשכיר". המבקשת טוענת שהסימן המבוקש משמש כמזהה מקור, בעיקר נוכח המוניטין הרב שהספר צבר ברבות השנים.

נפסק: כאשר מדובר על רישום סימני מסחר המהווים שם של יצירה המוגנת בזכויות יוצרים, נוצר החשש של הקניית הגנה העודפת על זו של זכויות יוצרים. זאת מאחר שזכות יוצרים היא מוגבלת בזמן ואילו סימן מסחר יכול להיות רשום לנצח.

בחינת המשפט המשווה מעלה שלא שוללים את היכולת לרשום סימן מסחר על יצירה ספרותית רק בשל האפשרות של הגנה העודפת. המסקנה היא שככל שיש הצדקה להכיר בסימן המסחר בהתאם לדיני סימני המסחר ולתכליות שהם באים לקדם, יש לאפשר מסחור מותגים ספרותיים. עם זאת יש להתמודד עם החשש מניצול סימני המסחר לשם הרחבת הגנת זכויות היוצרים, תוך עקיפת פקיעתן.

במקרה הנוכחי מדובר ביצירה בעלת מוניטין רב ומוכרת לכול בישראל; המערערת היא בעלת זכויות היוצרים ביצירה; אין ליצירה גרסאות נוספות או שונות; הוכח כי הצרכנים מקשרים באופן אסוציאטיבי בין השם "דירה להשכיר" ובין היצירה; והמערערת היא המשווקת היחידה שלה. לכן, מדובר במקרה מובהק בו הסימן יכול לשמש כמזהה מקור, ולקדם את האינטרס של המערערת במסחור המוניטין ובקידומו.

 לגבי תכליתם של דיני סימני המסחר – סימני המסחר נועדו לסייע לצרכן להבחין בקלות בין המוצרים השונים המוצעים לו בשוק, ולבחור את המוצר הרצוי לו. הם מסייעים גם ליצרן ליהנות מהמוניטין אותו צבר ומתמרצים אותו להמשיך להשקיע במוצר. מצד שני, הענקת הבלעדיות בסימני המסחר עלולה לפגוע באינטרסים ובזכויות של המתחרים. האיזון בין השיקולים הוביל לתנאי לפיו סימן מסחר יהיה כשיר לרישום אם יהיה בו אופי מבחין, אינהרנטי או נרכש. עוד חשוב לציין שאין צורך שסימן מסחרי יסמל את זהותו המדויקת של מקור הטובין, אלא די בכך שהצרכנים ידעו שמקורם של מוצרים אלו הינו זהה.

היחס בין דיני סימני מסחר לזכויות יוצרים – תכלית זכויות יוצרים היא לתמרץ יצירה כשבתמורה ניתנת בלעדיות מוגבלת בזמן.  לסימני המסחר תכליות שונות – למנוע הטעיה צרכנית ולהגן על המוניטין של היצרן והם אינם מוגבלים בזמן. לכן, מתעורר החשש שרישום סימן מסחר על שם של יצירה ספרותית יאריך באופן מלאכותי את ההגנה הניתנת מכוח זכויות היוצרים. למרות זאת אין איסור גורף על ההגנה מקבילה אך נדרש איזון.

בחינת משפט משווה מגלה שהדרישה לאופי מבחין הובילה לכך שלא ירשם סימן מסחר שהוא שם של יצירה ש"נכנס לשפה" באופן החורג מהסיפור המקורי.

לגבי המקרה הנדון – לא מדובר בשם תיאורי מובהק כמו כותרת של ספר פיזיקה הנושא את הכותרת "פיזיקה למתקדמים", או מדריך פרחים בשם "פרחי ארצנו". היצירה "דירה להשכיר" לא עוסקת בשוק השכרת הדירות, אלא מבקשת ללמד ולהנחיל ערכים של אנושיות, הוגנות וסובלנות. כך גם עולה מהסקר שהגישה מבקשת הרישום. 

יש לדחות את הטענה של המשיבה לערעור, לגבי תיאורית בשל העובדה ששם היצירה מתאר את היצירה עצמה ומצביעה עליה, ולא על מקורה המסחרי. תנאי כזה אינו חל לגבי מוצרים או שירותים אחרים וישנם מקרים רבים בהם סימן מסחר מעיד גם על תוכן המוצר וגם על מקורו.

לגבי אופי מבחין – מבקשת הרישום הוכיחה על קיום זיקה בין שם היצירה ליצירה עצמה. המוניטין שנוצר הוא תולדה של איכויות היצירה ושל היקף השימוש בסימן ע"י המבקשת. תומכת בכך העובדה שמבקשת הרישום מחזיקה בזכויות היוצרים, דבר שמחזק את היכולת לזהות את השם "דירה להשכיר" עם מקור אחד גם אם הצרכן לא יודע את זהותו המדויקת.

כמו כן לא מדובר ביצירה שמצויה בנחלת הכלל מזה שנים רבות ושהפכה לחלק מהשפה הכללית כמו "טרזן" או "ספר הג'ונגל". כפי שהוכיחה המבקשת, כאשר הצרכן נתקל בשם היצירה הוא לא חושב על סיפור אמורפי, אלא על היצירה "דירה להשכיר" עצמה.

מעבר לכך, המערערת משתמשת בשם היצירה "דירה להשכיר", הן על גבי הספר והן על גבי יתר המוצרים הנלווים, כבסימן מסחר המוטבע על מוצרים באופן ברור ודומיננטי, ונעשה בו שימוש כבר עתה בהקשר מסחרי.

המשיבה לערעור מעלה את החשש שרישום סימן המסחר יוביל לאיסור מעשי על השימוש ביצירה "דירה להשכיר", ומכאן לעקיפת דיני זכויות היוצרים. אין להקל ראש בחשש זה אך ניתן להתמודד איתו ע"י דיני סימני המסחר עצמם. כך באמצעות הגנת "שימוש אמת", כאשר השימוש בשם היצירה יהיה תיאורי. כמו כן, ייתכן שסימן המסחר יהפוך גנרי עם הזמן.

מאחר שנקבע במקרה הנדון שמדובר בסימן מסחר עם אופי מבחין ניתן לאשר את רישומו ביחס לכל המוצרים שלגביהם שם היצירה משמש כסימן מסחר, ומזוהה על ידי הצרכנים ככזה. עם זאת הרישום לא מאושר ביחס לחינוך ופעילות ספורט. זאת מאחר שאלו לא נתפסים באופן ברור בעיני הצרכן עם היצירה ולכן גם לא עם מבקשת הרישום. יתר המוצרים שאושרו עוסקים או ביצירה עצמה וביצירות הנגזרות ממנה או במוצרי מסחור (merchandizing).

לאור תקדימיות הנושא יש להיזהר מפני קביעות רוחב גורפות. המקרה הנדון מצדיק באופן מובהק את רישום הסימן אך אין בכך בכך כדי להצדיק, בהכרח, רישום סימן מסחר על שמות ספרים באשר הם, והדבר תלוי בנסיבות הרלוונטיות.

סימן המסחר יירשם עבור חלק מהמוצרים והשירותים המבוקשים.