העובדות: בקשות מתחרות לרישום סימני מסחר, שתיהן עבור הסימן ATTO  ושתיהן עבור כלי רכב. בקשה אחת הוגשה ע"י חברת BYD והשנייה ע"י חברת מובינג לייף.

נפסק: המבחנים להכרעה בהליך תחרות הם שלושה: מבחן מועד הגשתן של הבקשות לרישום הסימנים, מבחן היקף השימוש שעשה כל צד בישראל וכן מבחן תום הלב בבחירת הסימן המבוקש.

לגבי מועד הגשת הבקשה – אמנם אינו המבחן המשמעותי ביותר מבין השלושה, אך לעתים עשוי לקבל משקל נוסף בשל נסיבות המקרה. זאת כאשר הבקשה המאוחרת הוגשה רק לאחר שהתגלתה עובדת הגשת הבקשה המוקדמת. בעניינו, העדיפות לפי מבחן זה היא ל-BYD שכן היא הגישה את בקשתה לרישום מספר חודשים לפני מובינג לייף. מובינג לייף פעילה בישראל מספר שנים ורשמה את סימנה בסין. אולם, את הבקשה בישראל הגישה רק לאחר שנודע לה ש- BYD התחילה לפעול בישראל תחת הסימן ATTO. מובינג לייף גם שלחה ל-BYD מכתב התראה בעניין הפרת סימנה הרשום והמעוצב בסין. יוצא מכך שמובינג לייף נטלה סיכון משמעותי שלא תוכל להגן על זכויותיה בישראל.

לגבי מבחן היקף השימוש – היקף השימוש של כל צד נבחן באופן מהותי ואין עדיפות למי שהקדים בתחילת השימוש בסימן.

את היקף השימוש יש לבחון בשני מועדים – עד הגשת הבקשה, ומהגשת הבקשה עד מועד הדיון. אולם,  את השימוש שבתקופה שבין הגשת הבקשה לביטול והדיון יש לבחון בזהירות ובמתינות רבה. זאת מאחר שצד להליך עשוי לעשות בתקופה זו שימוש לא פרופורציונלי רק בשביל למנוע מהצד השני זכויות בסימן המתחרה.

הראיות בהליך מגלות שימוש נרחב של שתי המבקשות בסימני המסחר שלהן. אמנם עיקר השימוש של BYD בישראל היה לאחר הגשת הבקשה. אולם שימוש זה לא נעשה בחוסר תום לב או על מנת להדיר את המתחרה מהשוק, כפי שעולה מהניתוח של מבחן תום הלב.

לגבי מבחן תום הלב – אין מחלוקת שמובינג לייף בחרה את סימנה לפני BYD ובתום לב. BYD טוענת כי רק במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן של מובינג לייף בישראל, התוודעה לטענות של מובינג לייף בדבר זכויותיה בסימן המסחר בישראל. ביישום מבחן תום הלב בוחנים, בין היתר, את המניעים לבחירת סימן המסחר. בחירה לשם יצירת תחרות בלתי הוגנת כדי ליהנות ממוניטין של אחר או כדי לפגוע במוניטין שלו היא חסרת תום לב. אין מחלוקת ש-BYD ידעה על קיומה של מובינג לייף כבר במרץ 2022. זאת כאשר נדחתה בקשתה בסין לרשום את סימן המסחר שלה בשל הרישום הקודם של מובינג לייף. BYD טוענת שהסימן ATTO נבחר בתחילת שנת 2021 מבין מספר סימנים שהוצעו בידי מספר מחלקות. אולם, לא ניתן הסבר מה הן אותן הצעות שונות ומי הציע אותן. לא ניתן גם הסבר למה נבחר סימן מסחר אחר (YUAN) במדינות אחרות.

לטענת מובינג לייף היה על BYD לערוך חיפוש באינטרנט כדי לבדוק שהסימן שבחרה אכן לא נמצא בשימוש של גורם אחר. אלא שנפסק כבר שלא חלה חובה כזו על מנת להוכיח תום לב. אכן סביר לצפות מחברה הבוחרת לרשום את סימניה במספר רב של מדינות לערוך חיפוש מקדים במרשמים השונים של זכויות סימני המסחר. עם זאת, אין היא צריכה להסיק כי מי שרשם את סימנו במדינה אחת, טוען גם לזכויות במדינות אחרות בהן לא רשם את הסימן, גם אם זו מדינת ההתאגדות של בעלת הסימן.

יתרה מכך, מי שמשתמש בסימן מסחר תקופה ארוכה ראוי שידאג לרשום אותו בכל המדינות בהן הוא מעוניין לקבל הגנה אפקטיבית. מובינג לייף לא פעלה כך. בנוסף, BYD סברה שהחברות כלל אינן פעילות באותו תחום על כן אינה רואה במובינג לייף חברה מתחרה. לפיכך ברור שלא רצתה להיבנות מן המוניטין שלה ואף סברה שלא יהיה בשימוש של מובינג לייף בסימן כדי להפריע לה לכנות את רכביה ATTO.

גם הסיבות לבחירת סימן המסחר הן שונות – על תום לבם של הצדדים מעידה גם משמעות הסימן. BYD בחרה בשם ATTO בשל העובדה ש-attosecond היא יחידת הזמן הקטנה ביותר בפיזיקה. מושג זה מתקשר לטעמה למיתוג הרכב כמהיר, אנרגטי ודינמי. גם מובינג לייף הייתה מודעת למשמעות זו של המילה, אך בחרה בסימן כדי לרמז על מוצר קומפקטי, קטן ויעיל לצרכנים. המטרות השונות בבחירת אותו סימן מעידות היטב על ההבדלים בין החברות ועל אופן שבו הן תופסות ומשווקות את מוצריהן.

סיכום הדברים הוא שמבחן תום הלב אינו מעניק יתרון למובינג לייף.

לכן, יש לבחון האם ראוי ונכון להורות על הרישום המקביל של סימני המסחר.

הסמכות הרשם להורות על רישום מקביל היא סמכות שבשיקול דעת, לפי שני תנאים עיקריים: תום ליבם של הצדדים בבחירת הסימן; והצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני הטעיה או תחרות בלתי הוגנת. כמו כן, לרשם סימני המסחר יש שיקול דעת רחב לשקול נסיבות מיוחדות במסחר המצדיקות רישום של סימנים דומים או זהים.

המבחנים לבחינת החשש להטעיה הם מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין, אליו ניתן לצרף גם את מבחן ״השכל הישר״ כמבחן משנה.

אין מחלוקת ששני הסימנים זהים במראם ובצלילם.

לגבי סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק – שתי הבקשות כוללות רשימת סחורות רחבה מהשימוש בסימנים בפועל. בחינת השימוש בפועל מובילה למסקנה שמדובר במוצרים שונים המיועדים לקהלים שונים. כך, קלנועית אינה רכב משפחתי וגם המחירים שונים משמעותית. השוני בא לידי ביטוי בכך שקלנועית מוצגת בתערוכות ברחבי העולם שעניינן ציוד רפואי. יתרה מכך, המוצרים בהם אנו עוסקים דורשים מהצרכן בדיקה מעמיקה בטרם ביצוע הרכישה, והם נרכשים אחת למספר שנים ולא כמוצר יום יומי. אין גם מחלוקת שהמוצרים אינם משווקים באותם צינורות שיווק.

מכאן שקיימים הבדלים משמעותיים בין המוצרים, הלקוחות וצינורות השיווק המאיינים את החשש להטעיה. המסקנה היא שניתן להורות על רישום מקביל, בכפוף לתיקון רשימת המוצרים. תיקון זה יכלול מחיקת קלנועיות מהבקשה של BYD ומחיקת כלי רכב מהרשימה של מובינג לייף.

בחינת שתי הבקשות תימשך בכפוף לתיקון רשימות הסחורות כאמור.