העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר (מילולי) "גאטו GATO" שהתבקש לרישום עבור כל מוצרי ההלבשה.

יחד עם הודעת ההתנגדות הגישה המתנגדת בקשה לרישום הסימן המעוצב שנראה כך:

גם סימן מסחר זה הוגש לרישום עבור כל מוצרי ההלבשה.

נפסק: סימן מסחר משרת מטרה כפולה – מאפשר לבעליו לבדל את מוצריו ממוצריהם של יצרנים אחרים; מאפשר לציבור הצרכנים לזהות את מקור המוצרים והשירותים הנושאים את סימן המסחר. בשל כך נקבע כי תנאי לרישום סימן מסחר הוא קיומו של אופי מבחין.

אופי מבחין יכול להיקבע בשתי דרכים – אופי מבחין אינהרנטי, כלומר קיים בסימן המסחר מטבעו; אופי מבחין נרכש, כלומר הציבור מקשר בין סימן המסחר למוצרים או שירותים ממקור מסוים בעקבות השימוש בו.

הפסיקה הגדירה ארבע קטגוריות של סימנים: סימנים דמיוניים או שרירותיים; סימנים מרמזים; סימנים מתארים; וסימנים גנריים. ההבחנה בין הקטגוריות אינה כה חדה ולכן באופן כללי נהוג לדבר על "ציר התיאוריוּת".

במקרה הנדון, פירוש המילה "GATO" הוא חתול בספרדית. מדובר בסימן שרירותי בקשר למוצרים הרלוונטיים (מוצרי הלבשה). כמו כן, מדובר בסימן מסחר דמיוני עבור רוב הציבור, שאינו דובר ספרדית. לכן, יש לדחות את טענת המתנגדת כאילו מדובר בסימן מסחר תיאורי או מרמז.

יש לדחות גם את טענת המתנגדת כאילו מדובר בסימן מסחר המהווה שם משפחה, דבר המקים עילה לסירוב לרישום. עילת סירוב זו ברורה לגבי שמות משפחה נפוצים. אולם, כאשר מדובר בשמות שאינם שמות משפחה מובהקים יש לבחון כיצד ייתפס השם ע"י הציבור – האם כשם משפחה או שיפיק ממנו משמעות אחרת. במקרה השני, סימן המסחר כשיר לרישום. במקרה הנדון, גאטו אינו שם נפוץ בישראל ולכן עילת סירוב זו אינה רלוונטית אליו.

יש לדחות גם את טענת מתנגדת לאי כשירות לרישום בשל חוסר תום לב. טענה זו מסתמכת על כך שהמבקשת לא יידעה את מחלקת סימני מסחר על השימוש של המתנגדת בסימן המסחר, כפי שדרשה במכתב התראה. אולם, חוסר תום לב אינו מהווה עילה עצמאית הפוסלת סימן מסחר לרישום. כמו כן, חוסר תום לב הוא אכן רכיב הכרחי בעילת התחרות הבלתי הוגנת. אלא שהמתנגדת לא העלתה טענה לתחרות בלתי הוגנת. נהפוך הוא – המתנגדת טענה כי סימני המסחר יכולים להתקיים אחד לצד השני, כפי שהיה לאורך שנים.

לגבי חובת היידוע הנטענת – באופן עקרוני לא מוטלת על מבקש רישום החובה ליידע בדבר מתחרים העושים שימוש בסימן המסחר. עם זאת, בנסיבות בהן משמעות רישום סימן המסחר היא שאחד הצדדים לא יוכל לעשות עוד שימוש בו – כמו במקרה הנדון – העניין צריך להיות מונח בפני הרשם.

בהתאם, נדונה בהליך האפשרות של רישום מקביל. המתנגדת תומכת באפשרות זו ואילו המבקשת מתנגדת לה.

סמכות הרשם להורות על רישום מקביל מסתמכת על נקודת המוצא כי קיים שימוש מקביל בתום לב. רישום מקביל יתאפשר כאשר קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת. השיקולים הרלוונטיים כוללים את: 1. היקף השימוש בסימן המבוקש; 2. מידת ההטעיה בין סימני המסחר; 3. תום ליבו של בעל הסימן המבקש רישום מקביל; 4. קיומה של הטעיה בפועל; 5. אי הנוחות היחסית שתגרם לבעלי הסימן הרשום (במקרה הנדון שבו שני סימנים שטרם נרשמו, יש להתייחס למאזן הנוחות).

לגבי היקף השימוש שנעשה בסימנים – הראיות מגלות כי הצדדים עשו שימוש מקביל בסימן GATO החל משנת 2016 ועד היום, כלומר לפחות 8 שנים במקביל. לא ניתן להצביע על פערים משמעותיים בהיקף השימוש וההשקעה בפרסום של הצדדים בסימניהם.

תום ליבו של המבקש רישום מקביל – יש לברר האם אחד הצדדים בחר בסימן המסחר שלו על מנת ליצור תחרות בלתי הוגנת על בסיס המוניטין של הצד השני, או כדי לפגוע במוניטין זה. הראיות במקרה הנדון מגלות שהצדדים בחר סימני המסחר שלהם באופן בלתי תלוי.

מידת ההטעיה ואי הנוחות הנגרמת לציבור – המבחן המקובל לבחינת קיומה של סכנת הטעיה הוא "המבחן המשולש". המבחן כולל את מבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; ומבחן יתר נסיבות העניין.

מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי מבין מבחני ההטעיה. סימני המסחר של הצדדים אכן דומים לפי מבחן זה. כך גם לגבי סוג הסחורות וחוג הלקוחות לאור הזהות ברשימת הסחורות של כל צד. סיכום הדברים הוא שמתקיים דמיון מטעה. אולם, יש לשקול את מידת ההטעיה הפוטנציאלית וזו שבפועל.

המתנגדת עוסקת בעיקר בשיווק בגדים עממיים לילדים וגברים. עבור נשים המתנגדת משווקת פיג'מות כותנות ומעילים. המבקשת עוסקת כיום במכירה של אופנת נשים. לא ניתן לשלול שבעתיד תשווק גם סחורות לגברים וילדים. אולם, אפשרות עתידית כזו אינה מצדיקה פגיעה בחופש העיסוק של המתנגדת. כמו כן, צמצום רשימת הסחורות של המתנגדת, כפי שהציעה כך שלא תכלול בגדי נשים בגדי נשים, למעט כותנות, פיג'מות ומעילים, יקטין את פוטנציאל ההטעיה בין הסימנים.

לגבי הטעיה בפועל – לא הובאו ראיות לכך. עוד נראה כי הצדדים עצמם לא סברו שיש בשימוש המקביל כדי להטעות את הציבור או ליצור תחרות בלתי הוגנת.

לגבי מאזן הנוחות – אם הסימן המבוקש יירשם והסימן של המתנגדת יסורב, המתנגדת לא תוכל לעשות שימוש בסימן המסחר שלה. המשמעות היא שהשקעתה תרד לטמיון, תוצאה שאינה מידתית. למבקשת לעומת זאת, לא ייגרם נזק משמעותי אם הסימן של המתנגדת יירשם במקביל, בהגבלות מסוימות. שכן, סימן המסחר שם המבקשת יירשם בצורתו המילולית והיא תוכל להשתמש בכל עיצוב, כך שיהיה בידול משמעותי באופן השימוש בפועל.

התוצאה היא שסימן המסחר של המבקשת יירשם. סימן המסחר של המתנגדת יחזור לבחינה, ויקובל לרישום אם הליקוי היחיד שיעלה כנגדו הוא הסימן המבוקש. אולם, סימן המתנגדת יתוקן כך שיוחרגו מרשימת הסחורות בגדי נשים למעט פיג'מות ומעילים.

בנוסף ולפי הצעתה, המתנגדת תפרסם מודעה בדף הראשי באתר האינטרנט שלה, בה יובהר שאין קשר בין המתנגדת וסחורותיה למבקשת.