העובדות: בקשה לרישום סימן מסחר עבור פולי קפה. מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את הסימן המבוקש בטענה להעדר אופי מבחין. זאת מאחר שסימן המסחר מהווה מונח נפוץ בתעשייה, המתאר את שיטת סינון הקפאין מהפולים.

נפסק: השאלה לדיון היא האם הסימן "MOUNTAIN WATER D’CAF" הוא בעל אופי מבחין.

אופיו המבחין המולד של סימן מסחר נבחן על-ידי הצבתו על ציר התיאוריות. ציר זה נמתח בין השמות הגנריים מחד גיסא ועד לשמות הדמיוניים מאידך גיסא. על ציר התיאוריות נכללים גם הסימנים המתארים, הסימנים המרמזים והסימנים השרירותיים לפי הסדר הזה. לעתים אין הסימנים ממוקמים במשבצת מוגדרת על הציר, אלא עומדים בתחום האפור שבין שתי קבוצות.

יש לבדוק האם הסימן המבוקש הוא תיאורי או מרמז. סימן תיאורי – אם הצרכן מבין מיד את המשמעות הקשורה לטובין ללא צורך במחשבה נוספת; סימן מרמז–  אם הצרכן נדרש למאמץ מחשבתי כדי להבין את הקשר בין הסימן למוצר. אם מדובר בסימן מרמז, סימן המסחר כשיר לרישום.

במקרה הנדון, הסימן המבוקש ממוקם בצידו התיאורי של ציר התיאוריות, ואף בחלקו שקרוב יותר לקצה הגנרי. זאת, שכן לא נדרשת מחשבה כלשהי כדי לעמוד על הקשר בין הסימן המבוקש לבין הטובין לגביהן התבקש לרישום. יתרה מכך, נראה כי הסימן המבוקש אף נושא את שמה של השיטה לסינון קפאין ממש. המבקשת גם לא הביאה ראיות מספקות לתמוך בטענתה כי מדובר בסימן מרמז או בסימן שאינו נמצא בשימוש נפוץ בציבור.

יש לדחות גם את טענת המבקשת לגבי השפעת השינויים באיות D'CAFF במקום DECAF. לא מדובר אלא בגרסה חלופית של המילה Decaf ואין בכך להפוך את הסימן לייחודי. שכן, ההבדל בין שימוש באות E לבין השימוש בגרש הוא מינימלי, הן מבחינה ויזואלית והן מבחינת הצליל. יתר על כן, בשפות לטיניות רבות השימוש באותה D כשלצידה גרש יוצר צליל הדומה לאות המנוקדת בעברית בסגול, ומדובר בשימוש המהווה קיצור לאותיות DE. אפילו מנוע החיפוש גוגל, בו עשתה המבקשת שימוש להוכחת טענתה, הניח מעצמו כי המבקשת ניסתה לחפש את המונח Mountain Water Decaf, ולא Mountain Water D'caff והציג תוצאות בהתאם לכך. שיקול נוסף הוא כי כשירותו של סימן מסחר לרישום נבחנת בעיקר לפי הרכיב הדומיננטי שבו.

יש לקחת בחשבון גם את סוג העוסקים והצרכנים הרלוונטיים. אלו בעלי ידע, ולו בסיסי, אודות קפה, מוצריו ותהליכים הקשורים בו.

יש לסרב לרישום הסימן גם משיקולי מדיניות מסחרית. זאת מאחר שאם הסימן יירשם, המבקשת תוכל למנוע מאחרים שימוש במונח "Mountain Water Decaf", דבר שיגביל את התחרות ההוגנת בשוק.

הבקשה לרישום סימן המסחר נדחתה.