העובדות: ארבע בקשות לרישום סימני המסחר "JUST SLIP IN", "GO SLIP IN", "COMFORT THAT PERFORMS", "COMFORT THAT SCORES".

מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את סימני המסחר בטענה שהם תיאוריים (הסימן JUST SLIP IN) ומהווים מסרים שיווקיים.

נפסק: השאלה העיקרית העומדת להכרעה היא האם הסימנים המבוקשים הינם בעלי אופי מבחין מולד. אם אינם כאלה, האם כתוצאה מהשימוש בהם רכשו אופי מבחין ועל כן כשירים לרישום. לחלופין, האם הסימנים ניתנים לרישום בשל רישומם במדינת המוצא, ארצות הברית.

הערכת אופיים המבחין של סימני מסחר נעשה לפי מיקומם על ציר התיאוריות. בצד אחד של ציר זה הסימנים הגנריים ובצד השני הסימנים הדמיוניים. הגבולות בין קטגוריות הסימנים אינם תמיד חדים. עם זאת, רישום סימן מסחר מגביל את פעילותם של יתר השחקנים בשוק הרלוונטי ובכך עלול להשפיע על התחרות בשוק. לכן, אם קיים ספק הוא יפעל לרעת מבקש הרישום.

באשר למשמעות המילולית של הסימנים המבוקשים נראה שלא הייתה מחלוקת: משמעות הסימן JUST SLIP IN  היא "פשוט תחליק פנימה"; משמעות הסימן GO SLIP IN היא "לך תחליק פנימה", משמעות הסימן COMFORT THAT PERFORMS היא "נוחות שנותנת ביצועים" ומשמעות הסימן COMFORT THAT SCORES היא "נוחות שמבקיעה" או "נוחות שזוכה בנקודות".

על מנת שהסימן ייחשב חסר אופי מבחין ביחס למוצר מסוים אין הוא צריך להתייחס לכל ההיבטים של המוצר או לכל תכונותיו.

 המבקשת הסבירה שהנעליים שלה ידועות בנוחותן ואכן נוחות היא תכונה יסודית ונדרשת עבור נעליים בכלל ונעלי ספורט בפרט. גם ההבטחה לביצועי ספורט טובים למי שנועל את הנעליים היא מסר שיווקי משבח המתייחס לתכונה רצויה של הנעליים. עוד הסבירה המבקשת שהיא עיצבה נעליים אשר האדם מחליק לתוכן בלי צורך לפתוח או לשרוך אותם.

המסקנה היא שתוכן הסימנים just slip in, go slip in הוא מתאר את הנעליים שניתן להחליק לתוכן ואילו תוכן הסימנים COMFORT THAT PERFORMS, COMFORT THAT SCORES הוא משבח ביחס לנעליים. תוכן הסימנים מדגיש את הנוחות תוך הגברת הביצועים (הספורטיביים) של הנועל אותן. השיבוש אליו מכוונת המבקשת, בכך שנוחות ( COMFORT ) אינה כשלעצמה יכולה לתת ביצועים, להבקיע או לזכות בנקודות ( THAT SCORES ) אינה משנה מסקנה זו, ויש לדחות את הטענה לקושי תחבירי המצביע על יצירתיות או דו-משמעות שגורמים לצרכן לתהות על משמעותו של המסר.

בנוסף, המבקשת מציגה את סימן הבית שלה בצד הסימנים המבוקשים. עובדה זו היא אינדיקציה חזקה לכך שהסימנים המבוקשים אינם משמשים כשלעצמם לציון מקור הטובין. יש לדחות גם את הטענה ששימוש כזה מקים אופי מבחין לסימנים המבוקשים.

המבקשת גם לא הציגה ראיות התומכות בטענה לאופי מבחין נרכש.

מבחן עזר לעניין סימני מסחר המהווים מסרים שיווקיים הוא "מבחן הזבן". לפי מבחן זה יש לשאול האם הצרכן צפוי לעשות שימוש בסימן המסחר הרלוונטי כאשר ייפנה לזבן בבית עסק. תשובה חיובית תתמוך בטענה שהסימן כשיר לרישום.

המבקשת לא טענה כלל שייעשה שימוש כזה בסימנים COMFORT THAT PERFORMS ו-COMFORT THAT SCORES.

לגבי הסימנים JUST SLIP IN ו-GO SLIP IN – המבקשת מודה שסדרת הנעליים הרלוונטית אליהם מכוונת מכונה בידיה  Slip-Ins ולא JUST SLIP IN או GO SLIP IN.

המסקנה היא שגם לפי מבחן עזר זה הסימנים המבוקשים אינם בעלי אופי מבחין אינהרנטי.

המבקשת הציעה להוסיף הודעת ויתור או הסתלקות. סמכות הרשם בעניין זה מופעלת כאשר רכיב בסימן הינו חסר אופי מבחין. אולם, לפי פסיקת בית המשפט גם סימן מסחר שנרשמה לגביו הודעת הסתלקות ייבחן בכללותו. המשמעות היא שהודעת וויתור או הסתלקות מוסיפה חוסר ודאות לגבי היקף ההגנה של הסימנים המבוקשים. הודעת ויתור או הסתלקות אפשרית כאשר הסימן בכללותו כשיר לרישום על אף רכיבים חסרי אופי מבחין. הודעת ויתור או הסתלקות אינה יכולה להתגבר על העזרה אופי מבחין בסימן כולו.

לא ניתן גם לרשום את הסימנים המבוקשים על בסיס רישומם במדינת המקור. זאת בהעדר אופי מבחין אינהרנטי וללא ראיות לאופי מבחין נרכש.

הבקשות לרישום סימני המסחר נדחו.