העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר "ספפי" (מעוצב) עבור מזרונים וריהוט ילדים, שנראה כך:

המבקשת מייצרת מוצר ששמו כשם הסימן המבוקש "ספפי" – אגד של מזרונים בגדלים שונים ובצורות שונות, שמרכיבים ביחד מרכז ישיבה. מדובר למעשה בערכת הרכבה המהווה לטענת המבקשת, משחק חווייתי.

 המתנגדת היא חברת המחזיקה במותג "ספפה" לעניין ספה מודולרית. בבעלות המתנגדת שני סימני מסחר רשומים הכוללים את המילה ספפה: סימן מסחר ספפה (לא מעוצב); סימן מסחר SAPAPA (מעוצב). המתנגדת טוענת כי הסימן המבוקש דומה עד כדי הטעיה לסימניה הרשומים, שהם גם לטענתה מוכרים היטב.

נפסק: המתנגדת טענה כי סימניה הרשומים מוכרים היטב. כידוע, סימן מסחר מוכר היטב רשום יכול למנוע את רישומו של סימן דומה אף לגבי טובין שאינם מאותו הגדר. אם גם צורך להוכיח חשש להטעיה, אלא, די בכך שיש להצביע על קשר בין הטובין של הסימן המבוקש לאלה של הסימן הרשום.

בפסיקה נקבעו כמה מבחני עזר בעזרתם ניתן לבחון את מעמדו של סימן כלשהו כסימן מסחר מוכר היטב: מידת ההכרה של הסימן בקרב הציבור הרלוונטי; היקף ומשך השימוש והמכירות; עומק החדירה לשוק; היקף ומשך הפרסום; רישום ואכיפה; מידת הייחודיות של הסימן הטבועה או הנרכשת; מידת השימוש בו על ידי צדדים שלישיים; אופי הטובין או השירותים וצינורות השיווק; הערך המסחרי המיוחס לסימן והדרגה שבה המוניטין של הסימן מסמל את איכות  הסחורות.

יישום המבחנים על הראיות מעלה שהמתנגדת לא הוכיחה שסימני המסחר שלה מוכרים היטב. הראיות מוכיחות כי המוניטין הרב שזכתה לו המתנגדת שייך לשם "עמינח" ולאו דווקא לסימני המסחר "ספפה".

לגבי הטענה לדמיון מטעה – כידוע, החשש להטעיה ייבחן על פי "המבחן המשולש". המבחן כולל את מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורות, חוג הלקוחות וצינורות השיווק ומבחן יתר נסיבות העניין. אל מבחנים אלה צורף מבחן השכל הישר כמבחן משנה.

מבחן המראה והצליל – זהו המבחן המרכזי מבין שלושת המבחנים. בחינת הדמיון במראה הסימנים הנתונים להשוואה תיעשה על ידי השוואת הסימנים בשלמותם, בשים לב לרכיב הדומיננטי בסימנים, כרעיון המרכזי.

הסימן המעוצב של המתנגדת מורכב מהמילה "SAPAPA" באנגלית, עם דמות של זיקית מעליה. הסימן אינו מוגדר לצבעים מסוימים. לא קיים דמיון מטעה בין הסימן המבוקש לסימן המעוצב של המתנגדת.

לגבי סימן המסחר המילולי של המתנגדת – ככלל, סימן מילולי רשום מקנה לבעל הסימן הגנה רחבה על כלל העיצובים של הסימן. חריג לכך הוא כשעיצוב הרכיב המילולי שבסימן המעוצב ייחודי כל כך עד שהוא מאפיל על הדמיון המילולי שבין הסימנים. במקרה הנדון בענייננו קיים דמיון מסוים בין הרכיבים המילוליים. עם זאת, במראה הכללי של הסימנים עולים הבדלים מספקים, כך למשל בצבעים ובצורות הנוספות שבסימן המבוקש. בשל כך, לא קיים דמיון מטעה מבחינת המראה.

קיים דמיון מסוים בצליל אך אין הוא עולה לכדי חשש להטעיה.

מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – זהו המבחן המשמעותי מבין השלושה. קיימת חפיפה חלקית בין רשימת הסחורות של הסימנים.

1. על אף האמור, היות שמר ניזרי ביסס חלק נכבד מטענותיו לגבי העדר חשש להטעיה על השימוש בפועל שהצדדים עושים בסימנים, אתייחס לשימוש בסימן המבוקש בפועל בהשוואה לרשימת הסחורות והשימוש בפועל של עמינח בסימניה.
2. מר ניזרי ציין בתצהירו כי למבקשת מוצר אחד ויחיד (אגד המזרונים). ואכן מראיות המבקשת עולה כי היא משווקת תחת הסימן אגד מזרונים, שניתן גם להרכיבן לצורת ספה, וגם לצורות אחרות (ראו צילומים מתוך נספח  8 לתצהיר ניזרי):

לפי הוראות העבודה של האיחוד האירופי שפורסמו לאחרונה, יש לשקול מספר שיקולים בהשוואת סחורות ושירותים, כגון: אופיים של המוצרים, ייעודם, אופן השימוש בהם והאם הם משלימים זה את זה או מתחרים זה בזה. יישום שיקולים אלה בענייננו לפי השימוש בפועל של המבקשת, מצביע על שוני בין הסחורות – אגד מזרונים מודולרי לעומת ריהוט ומזרונים מקובעים; וכך גם ייעודם (משחק לעומת שינה). כמו כן, המוצרים אינם מתחרים זה בזה. 

קהל הלקוחות הרלוונטי עשוי להיות אותו ציבור צרכני. גם אם מדובר במוצר המיועד לבני נוער, או לילדים יש להניח כי מי שרוכש אותו הם בגירים. אולם, כל אחד מהם ינסה לאתר מוצר בתחום אחר. צרכני המבקשת לא צפויים לדקדק בבחינת מוצריה כמו אלו של המתנגדת, לאור ייעודם השונה. יש גם שוני לא מבוטל במחירי המוצרים הנמכרים על ידי הצדדים.

מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר – בפסיקה פורטו שלושה-עשר מבחני משנה אותם ניתן להביא בחשבון בבחינת שאלת ההטעיה שבין סימני מסחר העומדים להשוואה (וכונו ה- Du Pont factors). מדובר ברשימה מפורטת אך לא סגורה של מבחנים, אשר  חלקם חופפים למבחן המשולש ואת חלקם ניתן ליישם גם בענייננו, תחת מבחן יתר נסיבות העניין.

אחד ממבחני העזר המסייע להכריע במבחן יתר נסיבות העניין, הוא אופיו המבחין המולד של הסימן הרשום: ככל שאופיו המבחין המולד של הסימן הרשום גדול יותר, כך היקף ההגנה לו זוכה הסימן יהיה רחב יותר, והחשש להטעיה בהשוואה לסימן המבוקש יהיה משמעותי יותר.

כידוע, סימנים מומצאים ושרירותיים יזכו להיקף הגנה רחב יותר מסימנים מרמזים, וסימנים מרמזים יזכו להיקף הגנה רחב יותר מסימנים תיאוריים.

הרכיב המשותף לסימן הרשום והמבוקש הוא כפילות האות "פ" ומעין משחק מילים על המילה "ספה". משחק מילים זה מושתת על שיבוש מילה מילונית בשפה העברית (ספה). ההגנה לה זכאי סימן המהווה שיבוש של מילה מילונית שהיא תיאורית עבור הטובין מוגבלת למילה המשובשת ולא חלה על כלל השיבושים של מילה זו.

מבחן עזר נוסף הוא מידת הפרסום (המוניטין) לה זכה הסימן הרשום. הסימן "ספפה" אינו סימן מסחר מוכר היטב. בנוסף, העובדה שהשם עמינח רכש מוניטין רב, דווקא מצמצמת את החשש להטעיה בין הסימנים. כך לפי דעה מהספרות המשפטית לפיה, כאשר לסימן מידת אופי מבחין כה גבוהה והוא מוכר עד מאוד, החשש להטעיה דווקא מתחיל לרדת.

מבחן עזר נוסף מתייחס לשאלת היקף הטובין או השירותים המצויים בשימוש הסימן הרשום. השימוש שעושה המתנגדת בסימן ספפה מוגבל לספות מאד מסוימות ונראה כי אין שימוש בסימן זה מעבר לשימוש בספות. לכן, גם מסיבה זו הסיכוי שהציבור יטעה לחשוב שאגד המזרונים של המבקשת מקורו במתנגדת קטן.  

ההתנגדות מתקבלת בחלקה. הסימן המבוקש יירשם תוך צמצום רשימת הסחורות, כך שיוסרו הפריטים שיש בהם חפיפה מלאה או חלקית לרשימת הסחורות של הסימנים הרשומים.