העובדות: בקשה למחיקת סימן מסחר "HUDABEAUTY" (מעוצב) שנרשם עבור דברי קוסמטיקה.

טענת מבקשת המחיקה היא כי עשתה שימוש בסימן HUDABEAUTY בכמה אופנים לפני שהסימן הרשום נרשם, וצברה בו מוניטין.

נפסק: נטל השכנוע בבקשה למחיקת סימן רשום מוטל כל העת על מבקש המחיקה. אולם נטל הבאת הראיה עשוי לעבור מצד אחד למשנהו.

מבקשת המחיקה טוענת כי הסימן הרשום מוביל להטעיה.

עילת המחיקה הנטענת תקום כאשר הסימן הבלתי רשום צבר מוניטין במידה כזו שיהיה בהותרת הרישום כדי להטעות את הציבור. לכן, הרכיבים הנדרשים הם החשש להטעיה בין הסימנים, בין הסימן הרשום והמוניטין הנצבר של הסימן שאינו רשום.

המבחן המקובל לקיומו של דימיון מטעה בין הסימנים הוא "המבחן המשולש". מבחן זה כולל את מבחן המראה והצליל, מבחן סוג הסחורה וחוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין.

במקרה הנדון בענייננו קיים דמיון עד כדי זהות בין הסימן הרשום לסימני מבקשת המחיקה במבחן המראה והצליל. אין בהבדלים המינוריים בעיצוב כדי להאפיל על דימיון זה.

במבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות סימני שני הצדדים הם עבור מוצרי קוסמטיקה ומיועדים לאותו חוג לקוחות.

במבחן יתר נסיבות העניין יש לתת משקל לכך שמדובר בסימן המורכב מהמילה HUDA והמילה BEAUTY. המילה BEAUTY שהיא תיאורית ביחס לטובין ושקופה לצרכן, המילה HUDA שהיא שרירותית ביחס לטובין. מאחר שככלל, הצרכן יתמקד בתחילת הסימן, הסימן HUDABEAUTY בכללותו הינו שרירותי. הסימן בהיותו שרירותי הוא בעל  אופי מבחין מולד חזק יותר, דבר אשר מגביר את החשש להטעיה. לפיכך, בשקלול כלל המבחנים קיים דמיון מטעה בין הסימן הרשום לסימני מבקשת המחיקה.

לעניין המוניטין בסימני המסחר של מבקשת המחיקה – אמות המידה להוכחת מוניטין הן אורך הזמן, מידת הפרסום והמאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן וכן גורמים נוספים, כגון: האם הציבור ייחס חשיבות לזהות היצרן ולא רק לתכונות, לצורה או למבנה של המוצר; האם הביקוש למוצר מושפע מהמיומנות ומההגינות של היצרן ועוד.

נקודת המוצא היא כי יש לבחון את צבירת המוניטין במועד הגשת הבקשה לרישום הסימן, תוך שקילת המוניטין שהיה קיים לצדדים במועד תחילת השימוש המקביל במקרה המתאים.

מהראיות עולה שכבר בשנת 2010, שמונה שנים לפני שבעלת הסימן הגישה בקשה לרישומו בישראל, הגתה מבקשת המחיקה את הסימן. באותה שנה גם רכשה מבקשת המחיקה את שם המתחם hudabeauty.com בו היא עושה שימוש נרחב משנת 2010 ועד היום. הראיות מגלות גם כי מבקשת המחיקה עושה שימוש נרחב ואינטנסיבי בסימניה ברשתות החברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם וטוויטר ומגיעה לציבור רחב של צרכנים ברחבי העולם. על עמודי הרשתות החברתיות שלה מנויים עשרות מיליוני עוקבים ברחבי העולם בין היתר; למעלה מ- 54 מיליון עוקבים באינסטגרם; למעלה מ-7 מיליון עוקבים בפייסבוק; למעלה מ-10 מיליון עוקבים בטיקטוק; למעלה מ-240 אלף עוקבים בטוויטר.

מוצרי המבקשת הנושאים את סימניה זוכים לסיקור נרחב באמצעי התקשורת בעולם, לרבות סיקור במגזינים לנשים הנחשבים והנמכרים ביותר בעולם, בעיתונות היומית, ובאתרי תוכן באינטרנט. מבקשת המחיקה גם מגנה על זכויותיה בסימניה ברחבי העולם באמצעות רישומם.

גם העובדה שהסימן הרשום הועתק באופן מדויק, מתוך רצון להידמות למקור מעידה שסימן המסחר שהיווה השראה להעתקה רכש מוניטין. וקיומו של המוניטין הוא אשר גרם להעתקה.

לאור האמור, מבקשת המחיקה עמדה בנטל להוכיח שימוש לאורך זמן, פרסום רב ברחבי העולם וכן מאמץ ליצור קשר מודע בין המוצר לצרכן. עם זאת, הראיות אינן תומכות בטענה שהמוניטין זלג לישראל. בכלל זה, אתר מבקשת המחיקה אינו מייעד את ישראל ולא ניתן לבצע משלוחים ישירות לישראל. לא הובאו גם ראיות לגבי היקף ההזמנות מישראל דרך מפיצי ביניים או קבלות המעידות על מידת השימוש בפועל בישראל.

בהעדר מוניטין בישראל, אחד התנאים למחיקה, אין למחוק את הסימן הרשום בטענת הטעיה.

לגבי מחיקת הסימן הרשום בטענה לרישומו בחוסר תום לב – תכליתו של מבחן תום הלב ברישום של סימן מסחר היא כפולה: האחת, הגנה על הצרכן מפני טעות בזיהוי המוצר ורכישת מוצר שונה מכפי שהתכוון, והשנייה, הגנה על המוניטין של היצרן ועל קניינו בסימן המסחר.

על פי הפסיקה, על מנת להוכיח רישום בחוסר תום לב לא נדרשות ראיות ישירות ודי בנסיבות המקרה. הנסיבות שיש לשקול בבחינת חוסר תום לבו של מבקש הרישום בבחירת הסימן כוללות את מידת השרירותיות של הסימן, חופש הבחירה שהיה למבקש בבחירת הסימן, הגישה שהייתה למבקש לסימן הקודם, ההסבר של המבקש לבחירת הסימן, מידת הדמיון בין הסימן המבוקש לזה הקודם כך שאין זה סביר להניח שדמיון מקורו ביד המקרה.

במקרה הנדון, בעלת הסימן בחרה סימן זהה לסימנה של מבקשת המחיקה. מדובר בסימן שרירותי הכולל את שמה של המייסדת של מבקשת המחיקה ושעוצב 8 שנים לפני הבקשה לרישום הסימן. בעלת הסימן לא השיבה לבקשת המחיקה ולמעשה לא פעלה כדי להגן על הסימן. משכך, לא הסבירה את בחירת הסימן. אין זה סביר להניח שהדמיון בין הסימנים מקורו ביד המקרה וברור שלבעלת הסימן הייתה גישה אליו.

סימן המסחר הרשום יימחק בשל רישומו בחוסר תום לב.