העובדות: התנגדות לשתי בקשות שהגישה חברת דקטלון לרישום סימני מסחר מעוצבים. סימני המסחר כוללים עיצוב של האות D, כשהיא חסרה את הצלע השמאלית ובתחתיתה קו תחתון. אחד הסימנים כולל רקע בצורת ריבוע שחור והסימן השני נעדר רקע כלשהו. 

ההתנגדות הוגשה על ידי חברת דומיסיל, המחזיקה בסימן מסחר רשום עבור עיצוב דומה של האות D, אף הוא ללא הצלע השמאלית אך ללא קו תחתון.

נפסק: פקודת סימני מסחר קובעת שלא יירשם סימן שיש בו כדי להטעות. המבחן המקובל לבחינת דמיון מטעה הוא המבחן המשולש, הכולל שלושה מבחני משנה: המראה והצליל; סוג הסחורות, חוג הלקוחות וערוצי השיווק; ומבחן יתר נסיבות העניין. למבחנים אלו נוסף מבחן ההיגיון והשכל הישר, והמסר הרעיוני העולה מסימן המסחר.

מבחן המראה והצליל הוא המבחן המרכזי. יש לקחת בחשבון שהסימנים אינם עומדים להשוואה אחד ליד השני; שזכרונו של הצרכן אינו מושלם; וכי יש לתת משקל לרושם הראשוני של סימני המסחר. הערכת הדמיון במראה סימני המסחר תיעשה בשלמותם אך תוך שימת לב לרכיב הדומיננטי בהם.

מדובר בסימני מסחר פשוטים הכוללים צורה בסיסית. לכן, הצרכן יהיה ער יותר להבדלים בין סימני המסחר – הקו התחתון שאינו קיים בסימן המתנגדת והשימוש בקווי דמות עבים וקצרים יותר בסימנים המבוקשים.

המבקשת טוענת כי הסימן הרשום מוגבל לדמות בצבע לבן בתוך ריבוע אפור, ולכן אינו זכאי להגנה רחבה על כל הצבעים. לעומת זאת, המתנגדת טוענת כי סימן המסחר הרשום נרשם בפנקס סימני המסחר ללא הגבלת צבע ולכן זכאי להגנה רחבה.

במקרה הנדון מחלוקת זו אינה בעלת חשיבות. זאת מאחר שהסימן המבוקש הכולל רקע הוגש בשחור לבן כלומר, גם הוא אינו מוגבל בצבע. בהתאם, הסימן המבוקש הכולל רקע כולל בתוכו למעשה גם דמות בצבע לבן על רקע אפור, בדומה לסימן המסחר הרשום של המתנגדת. פועל יוצא הוא שקיים דמיון מטעה בין סימני המסחר. לעומת זאת, הסימן המבוקש שאינו כולל רקע אינו בעל דמיון מטעה. זאת מאחר שהצרכן יזכור את סימן המתנגדת כדמות על גבי ריבוע אפור. יחד עם העובדה שהסימן הרשום מהווה צורה בסיסית בעל אופי מבחין אינהרנטי נמוך, לא מתקיים דמיון מטעה.

למעלה מן הצורך – במחלוקת שבין הצדדים לגבי היקף ההגנה על הסימן הרשום, עמדת המבקשת היא עדיפה. בהתאם לחוזרי הרשם שהיו בתוקף ממועד הגשת הבקשה לרישום ועד היום, רק סימן מסחר שהוגש בשחור לבן ייחשב כרשום לגבי כל הצבעים. עמדה כזו היא עדיפה על העמדה לפיה יש להתעלם מהעובדה שסימן מסחר מסוים רשום בצבע. אין קביעה בפקודת סימני מסחר לפיה נדרשת הגבלה מילולית מפורשת כדי להגביל את סימן המסחר לצבע מסוים. אמנם מדובר בקביעה שאינה מתיישבת עם פסיקת ביהמ"ש אך זו המדיניות הנכונה יותר.

לגבי מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – את ההשוואה בין המוצרים הרלוונטיים יש לעשות בהתאם לרישום בפנקס סימני המסחר ולרשימות הנכללות בבקשות. לכן, אין רלוונטיות לטענת המבקשת לגבי תחומי פעילות שונים של כל אחת מהחברות. השוואת הרישום והבקשות מגלה שמדובר במוצרים מאותה משפחה מסחרית.

הבקשה לרישום סימן המסחר הכולל רקע נדחתה והבקשה לרישום סימן המסחר שאינו כולל רקע התקבלה.