העובדות: התובעת היא הבעלים של סימן מסחר רשום עבור השם "משיח" – "Messiah". סימן המסחר נרשם עבור מוצרי קוסמטיקה – שמני גוף ותכשירי משיחה. מוצרי התובעת נמכרים תחת סימן המסחר.

הנתבעת משווקת סדרת שמנים ובשמים, תחת השם "Messiah's Fragrance".

התובעת טוענת ששיווק מוצרי הנתבעת מהווה הפרת סימן מסחר רשום וגניבת עין.

נפסק: יש להכריע תחילה בשאלת כשירות סימן המסחר להירשם. פקודת סימני מסחר קובעת כי לא ניתן לרשום סימן מסחר הזהה עם סמל בעל משמעות דתית. תכלית הוראה זו היא למנוע פגיעה ברגשות דתיים של הציבור, ולמנוע הענקת זכות שימוש ייחודי לגורם אחד.

במקרה הנדון, המשיח הוא סמל בעל משמעות דתית מובהקת. ההיגיון בבסיס הוראת החוק חל גם לגביו – מעבר לחשש לפגיעה ברגשות הציבור הדתי, יש להותיר סמל בעל משמעות דתית בנחלת הכלל. בהתאם, לא היה סימן המסחר כשיר לרישום מלכתחילה.

החוק מאפשר לנתבע בעילה של הפרת סימן מסחר להעלות כטענת הגנה את חוסר כשירותו של סימן מסחר להירשם. בהתאם, לבתי המשפט נתונה הסמכות להורות על מחיקתו של סימן מסחר שלא היה כשיר לרישום. כך גם במקרה הנדון ויש להורות על מחיקת סימן המסחר הרשום של התובעת.

למען שלמות התמונה, לו היה מקום לקבוע שסימן המסחר כן היה כשיר לרישום, המסקנה המתבקשת היא שהנתבעת מפרה את סימן המסחר. שאלת הפרת סימן מסחר נבחנת לפי המבחן המשולש המורכב ממבחני המשנה הבאים: מבחן המראה והצליל; סוג הסחורות וחוג הלקוחות; יתר נסיבות העניין.

באשר למבחן המראה והצליל – השם שעושה בו שימוש הנתבעת כולל מילה משותפת זהה כמעט לחלוטין – Messiah לעומת Messiah's. תוספת המילה "Fragrance" חסרת משמעות שכן מדובר במילה גנרית ביחס למוצרים הרלוונטיים. בהתאם ולפי הרושם הראשוני שנוצר בהשוואת הסימנים, קיים דמיון מטעה ביחס לרכיב הדומיננטי בהם.

סוג הסחורות וחוג הלקוחות – גם כאן מתקיים דמיון. די בשני מבחנים אלו כדי לקבוע שקיים דמיון מטעה ואין צורך להידרש ל"יתר נסיבות העניין", אם אלו כלל קיימות.

הנתבעת טענה להבדלים בין אריזות המוצרים. אולם, טענה זו היא בעלת משקל נמוך מאוד כאשר הדיון הוא בשאלת הפרת סימן מסחר רשום. זאת מאחר שבשאלת הפרת סימן מסחר יש להשוות בין סימני המסחר עצמם בלבד, בניגוד לעוולת גניבת העין בה נדונות כל נסיבות העניין. לכן, אם היה סימן המסחר של התובעת כשר לרישום היה מקום לקבוע כי הוא הופר.

לעניין גניבת עין – בחינת קיומה של הטעיה נעשה בהתאם למבחן המשולש, תוך בחינת כלל מעשיו של הנתבע.

באשר למבחן המראה והצליל – מדובר במוצרים בעלי חזות שונה לחלוטין; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – כאמור, מתקיים דמיון. אולם, מבחן המראה והצליל הוא הדומיננטי והמרכזי ולפיו אין מקום לקבוע שיש הטעיה. עוולת גניבת העין דורשת עוד הוכחת מוניטין. אלא שגם זה לא הוכח על ידי התובעת.

התובעת טוענת עוד לקיומה של עוולת הגזל – ביהמ"ש העליון קבע כי לא ניתן לקבל לרוב טענה לגבי עצם ההנאה ממוניטין של אחר, ללא הוכחת יסוד נוסף. זאת מאחר שהמחוקק שקל הוספת עילה של "גזל מוניטין" בחוק עוולות מסחריות, אך זו נשמטה מהנוסח הסופי. במקרה הנדון, לא הוכח קיומו של יסוד נוסף ההופך את השימוש במוניטין למנוגד לדין.

יש להורות על מחיקת סימן המסחר מהמרשם ועל דחיית התביעה.