העובדות: ההתנגדות הוגשה נגד בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב, הכולל דמויות של גורדי שחקים המדמות מרכז עירוני, את המילה "STOLICHNYE" באותיות קיריליות, וכן את הביטוי "אוקטובר האדום", גם הוא באותיות קיריליות, המוצג באופן מעוצב. הבקשה לרישום סימן המסחר הוגשה עבור שוקולד, פרלינים ודברי מתיקה נוספים.

המתנגדת היא יצרנית הוודקה "סטולי" שמחזיקה במספר סימני מסחר, גם מילוליים וגם מעוצבים, הכוללים את המילה "STOLICHNAYA", שמשמעותה "מעיר בירה". המתנגדת טוענת שהרכיב המילולי בסימן המבוקש יוצר הטעיה, ולפחות קשר, בין סימני המסחר. כמו כן, המתנגדת טוענת שקיים דמיון מטעה ביחס לסימני המסחר המעוצבים הרשומים על שמה.

נפסק: המתנגדת טוענת שסימני המסחר שלה מוכרים היטב. בין היתר, הטענה מתבססת על החלטה קודמת של רשם סימני המסחר. אולם, חלפו מהחלטה זו 15 שנים. מאחר שמוניטין הוא דבר משתנה, סימן מסחר מוכר היטב יכול לאבד הכרה זו במרוצת השנים ולא ניתן להסתמך על ההחלטה לעניין זה. אולם, המתנגדת הציגה ראיות לגבי השימוש בסימן המסחר המילולי וכן בסימני המסחר המעוצבים שלה (לגבי תוויות המוצרים), הכוללים את הסימן המילולי. לאור ראיות אלו, יש לקבוע שסימני המסחר שבבעלותה מוכרים היטב ביחס לוודקה.

אמנם, חלו שינויים בתוויות המוצרים של המתנגדת לאורך השנים, ויש גם שוני בין התוויות השונות שנרשמו על ידה כסימני מסחר. עם זאת, כולן כללו רכיבים דומיננטיים זהים, שיוצרים את הרושם הכללי. בנוסף, סימן המסחר STOLICHNAYA מופיע בצורה בולטת על התוויות והוא רכיב עצמאי בסימנים המעוצבים.

עם זאת, אין ראיה כלשהי לגבי שימוש בסימן ביחס למוצרים שאינם וודקה, ולא ניתן לראות בסימן המסחר כמוכר היטב לגביהם.

ניתן למנוע רישום סימן מסחר לא רק אם הוא יוצר הטעיה ביחס לסימן מסחר רשום, אלא גם אם יווצר קשר בינו לבין סימן מסחר רשום שהוא מוכר היטב. הן ההטעיה והן הקשר נבחנים לפי "המבחן המשולש" (מבחן המראה והצליל; מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות; מבחן יתר נסיבות העניין), בצירוף מבחן השכל הישר (המתייחס למסר הרעיוני העולה מסימן המסחר).

בבחינת הטעיה או קשר יש לתת דגש על הרושם הכולל, ולשם כך יש לשקול את הרכיבים הדומיננטיים בסימני המסחר. עם זאת, לפי פסיקה אירופאית, ייתכן מקרה שבו יווצר קשר גם אם הסימן הקודם אינו מוצג באופן דומיננטי בסימן המבוקש לרישום. זאת במקרה שבו הסימן הקודם ייתפס כבעל אופי מבחין עצמאי. מסקנה זו אפשרית גם אם סימן המסחר המבוקש לרישום כולל את שמה של החברה האחרת. קביעה זו מבסוססת על ההבנה שהסימן הקודם לא מקבל משמעות שונה בסימן המבוקש לרישום ואופיו כסימן עצמאי נשמר. לכן, עלול להיווצר קשר בעיני הצרכן.

במקרה הנדון – המילה STOLICHNYE אינה הרכיב הדומיננטי בסימן המסחר המבוקש לרישום, ואינה מקנה לסימן המסחר את הרושם הכולל. למרות זאת, מדובר ברכיב העומד בסימן בפני עצמו, ואין כל רכיב בסימן המסחר המבוקש לרישום שמשנה את משמעותו. יש לבחון כעת האם מתקיים חשש להטעיה לפי המבחן המשולש.

אין דמיון במבחן המראה בין המילה STOLICHNAYA לבין הסימן המבוקש, אך קיים, לכל הפחות, דמיון צלילי חלקי בין הסימנים. קיים גם דמיון קונספטואלי בין הסימנים. זאת לאור משמעות המילים (STOLICHNYE – ערי בירה; STOLICHNAYA – מעיר בירה). דיני סימני המסחר מכירים בעקרון לפיו קיים חשש להטעיה בין סימן מסחר רשום בשפה אחת, לבין סימן אחר שהוא תרגום שלו בשפה אחרת. זאת בתנאי שהשפה האחרת מוכרת חלק ניכר מהצרכנים. במקרה הנדון לא מדובר בתרגום אלא בתעתיק, אך העקרון זהה. כמו כן, במקרה הנדון ציבור הצרכנים הרלוונטי הוא גם, ואולי בעיקר, דוברי רוסית.

האופי המבחין האינהרנטי של הסימן STOLICHNAYA אינו גבוה. אולם, מאחר שמדובר בסימן מסחר מוכר היטב מדובר בסימן בעל אופי מבחין נרכש גבוה.

לגבי מבחן סוג הסחורות וחוג הלקוחות – דברי מתיקה ו-וודקה אינם מאותה משפחה מסחרית ולא מדובר בטובין מאותו הגדר. כמו כן, קיימת חפיפה חלקית בקהל הלקוחות. בנוסף, לא מדובר במוצרים שצרכנים מקדישים להם תשומת לב רבה ברכישתם, עובדה שגם תילקח בחשבון.

לגבי מבחן יתר נסיבות העניין – הסימן המבוקש כולל רכיב מעוצב – הביטוי "אוקטובר האדום", שהוא סימן הבית של המבקשת. הוכח כי סימן מסחר זה זכה להכרה בקרב האוכלוסייה הדוברת רוסית בישראל. אין תשובה ברורה בפסיקה באיזו מידה הוספת סימן הבית שוללת הטעיה והדבר תלוי בנסיבות. בכל מקרה וכאמור, כאשר הרכיב המשותף בסימנים עומד בפני עצמו, אין בהוספת סימן הבית כדי לנטרל הטעיה.

למרות שלא מדובר במוצרים מאותו הגדר, המתנגדת הציגה ראיות לגבי מכירת שוקולדים הממולאים אלכוהול. כמו כן, משקאות חריפים ושוקולדים למבוגרים (פרלינים ושוקולדים ברמה גבוהה), מהווים שניהם מוצרי מותרות בתחום המזון המיועדים למבוגרים. אלו נמכרים כמתנות למבוגרים, נכללים במארזי מתנות, ועשויים להיות מוגשים יחד באירועים. לכן, מתקיימת דרישת הקשר בין הסימנים.

עם זאת, מסקנה זו אינה רלוונטית ליתר המוצרים לגביהם מבוקש סימן המסחר לרישום (דברי מתיקה שאינם שוקולד והמוצרים הקשורים אליו).

לגבי השוואת הסימן המבוקש לסימני המסחר המעוצבים של המתנגדת – הסימן המבוקש יוצר רושם כללי אחר לגמרי, ולכן לא מתקיימת הטעיה.

אין גם דמיון מטעה ביחס לסימני המסחר שנרשמו על שם המתנגדת ביחס למילה "STOLI".

ההתנגדות מתקבלת באופן חלקי, כך שהסימן המבוקש יירשם רק לגבי דברי המתיקה שאינם מהווים שוקולד ומוצרים הקשורים אליו.