העובדות: בקשה למחיקת סימן מסחר הרשום עבור השם "שמש", שנרשם לגבי שירותי הסעדה ומזון, למעט בתחום הפיצריות. בעל הסימן הרשום עוסק בתחום המסעדנות.

מבקשת המחיקה מפעילה מסעדת בשרים ושוואמה תחת השם "מפגש שמש". טענות מבקשת המחיקה היא שהסימן נרשם בחוסר תום לב, נעדר אופי מבחין ומשמעותו היא שם משפחה.

נפסק: במסגרת הליך מחיקה יש לבחון האם סימן מסחר היה כשיר לרישום מלכתחילה. הנטל להוכחת אי הכשירות לרישום מוטל על מבקשת המחיקה.

בחינת אופי מבחין של סימן מסחר נעשה ביחס למוצרים או השירותים להם הוא מיועד. כך, לגבי סימן מסחר מסוים יכול להיות תיאורי ביחס למוצרים ושירותים מסוימים, ושרירותי ביחס לאחרים. בחינת אופיו המבחין של סימן מסחר נעשית לפי "ציר התיאוריות" המורכב מהקטגוריות של סימני מסחר לפי מידת התיאוריות שלהם: דמיוניים/שרירותיים; מרמזים, תיאוריים וגנריים.

כמו כן, ישנם גם שמות שלא ניתן להפקיע משימוש מסחרי של הציבור, על אף שאינם מתארים את המוצרים או השירותים הרלוונטיים.

הכרעות קודמות בעניין המילה "שמש" כסימן מסחר – בעניין השימוש במילה "שמש" כבסימן מסחר התנהלו מספר הליכים בין בעלת הסימן הרשום לבין צדדים שלישיים. הכרעות אלו אינן מחייבות את הצדדים מאחר שמבקשת המחיקה לא הייתה צד להליכים. אולם, שני הצדדים ביקשו להסתמך עליהן, ולכן יש להתייחס אליהן.

בהליך הראשון קבע ביהמ"ש העליון כי המילה שמש היא בעלת משמעות אוניברסלית. בהתאם, עולה השאלה מה טיב ההגנה שניתן להעניק למילה מסוג זה.

בהליך השני נדונה בקשה לרשום את סימן המסחר המילולי "פיצה שמש". באותו עניין סירבה תחילה מחלקת סימני מסחר לאשר את רישום הסימן בשל דמיון לסימנים של בעל הסימן הרשום. אולם, רישום סימן המסחר אושר בהחלטת הרשם לאור דו קיום בפועל ואף באותו רחוב; האופי המבחין שנרכש עם השנים; והעובדה שמדובר בשם המשפחה של מבקשי הרישום.

סיכום הדברים הוא שההגנה שניתנה בפסיקה למילה "שמש" כרכיב בסימן מסחר אינה הגנה חזקה בשל אופייה ה"אוניברסאלי" והמידה בה היא נפוצה בקרב העוסקים בתחום, בין היתר, בהיותה גם שם משפחה.

הטענה לרכישת אופי מבחין בסימן הרשום – בעל הסימן הרשום טען שהסימן רכש אופי מבחין. הצורך בהוכחת אופי מבחין של הסימן מתחזק לאור העובדה שהסימן הנדון הוא מילה "מילונית" בודדת ללא עיצוב שאף שאינה מתארת במישרין את שירותי ההסעדה, והיא בעלת משמעות אוניברסאלית ומשבחת. אלא שהראיות אינן מוכיחות את האופי המבחין הנטען.

הפסיקה דנה באיזון שיש לעשות בין ההגנה על סימני מסחר לבין חופש העיסוק. בעל הסימן הרשום טען כי אינו פועל נגד מסעדות אחרות הפועלות תחת השם "שמש", מאחר שאלו לא נמצאות בקרבת עסקו. לא ניתן לקבל טענה זו. הפקעת הסימן מן הציבור יפגע בחופש התחרות של אותם בעלי עסקים העושים שימוש מקביל במילה "שמש" ולכן יש להשאיר את הסימן פתוח לנחלת הכלל. בכל מקרה, גם אם היה מוכח אופי מבחין, לא ניתן היה לתת זכות שימוש ייחודית בסימן.

מסקנת הדברים היא שסימן המסחר המילולי "שמש" אינו כשיר לרישום.

בקשת המחיקה התקבלה וסימן המסחר הרשום יימחק מהפנקס.