העובדות: שלוש בקשות לרישום סימני מסחר מעוצבים לגבי שוקולד וממתקים.

הסימנים המבוקשים לרישום כוללים כיתוב דומה או זהה לסימני מסחר מילוליים רשומים. בשל כך, מחלקת סימני מסחר סירבה לרשום את הסימנים המבוקשים.

מבקשת הרישום ביקשה בהליך מקביל למחוק את הסימנים הרשומים בטענה כי אלו נרשמו בחוסר תום לב, מאחר שמדובר בסימני מסחר שהיו גנריים ברחבי ברית המועצות. אולם, הבקשה למחיקה נדחתה.

נפסק: נקודת המוצא היא שסימני מסחר שנמצאו דומים עד כדי הטעייה לסימנים רשומים אחרים יידחו. אולם, ייתכנו מקרים יוצאי דופן בהם יתאפשר רישום במקביל של סימנים אלו. מדובר במקרים בהם בפועל אין חשש ממשי להטעיית ציבור הצרכנים.

בבחינת האפשרות של רישום מקביל של סימני מסחר ניתן להיעזר בשיקולים הבאים או בחלקם, לפי המקרה הרלוונטי: 1. היקף השימוש בסימן המבוקש לרישום; 2. מידת ההטעיה האפשרית שהיא במידה רבה מדד למידת אי הנוחות שנגרמת לציבור; 3. תום הלב של המבקש רישום מקביל; 4. קיומה של הטעיה בפועל; 5. מאזן הנוחות בין מבקש הרישום במקביל לבעלי הסימן הרשום. מדובר ברשימה לא סגורה וייתכנו שיקולים נוספים. כמו כן, אין הכרח שכל השיקולים ייבחנו בכל מקרה ומקרה אלא השיקולים הרלוונטיים יהיו בהתאם לכל מקרה לגופו.

לגבי היקף השימוש – הראיות מגלות כי המבקשת עשתה שימוש משמעותי ורצוף בסימנים המבוקשים לפני שנת 2005, אז הוגשה הבקשה לרישום סימני המסחר הרשומים.

לגבי מידת ההטעיה ואי הנוחות הנגרמת לציבור – ככל שהחשש להטעיה גדול יותר, הנטייה תהיה שלא לאשר את הרישום במקביל. במילים אחרות, יש לבחון את מידת ההטעיה ולא את עצם קיומה או החשש לקיומה. במקרה הנדון, החשש להטעיה אינו גדול לגבי חלק מהסימנים המבוקשים וכך גם אי הנוחות שעלולה להיגרם לציבור בשל רישום במקביל. בהקשר זה יש לקחת בחשבון שסימני המסחר כוללים שימוש באותיות קיריליות. רוב הציבור בישראל אינו קורא אותיות קיריליות. לכן, חשש להטעיה יהיה רק כאשר מבקשת הרישום תעשה שימוש מדויק בסימני המילה של בעלת סימני המסחר.

בניתוח הסימנים המבוקשים עצמם – הדמיון באחד מהם מתייחס לשימוש בכיתוב האוקראיני ПТАШИНЕ МОЛОКО ("פטשינה מולוקו"), בהשוואה לסימן הרשום עבור הביטוי ברוסית ПТИЧЬЕ МОЛОКО ")פטיצ'יה מולוקו"). משמעות שניהם היא "חלב ציפורים". לגבי סימן זה, לא מתקיים חשש להטעיה. הסיבות הן שמדובר בסימן מסחר הכולל פרטים רבים; מאחר שרוב הציבור אינו קורא אותיות קיריליות, קשה לקשר בין הסימן המעוצב לסימן המילה של בעלת סימני המסחר; והסימן המבוקש כולל את סימן הבית ROSHEN בצורה בולטת.

סימן מעוצב נוסף כולל את המילה KORIVKA, בהשוואה לסימן הרשום בקירילית KOPOBKA (שמשמעותה "פרה קטנה"). אלא שמבחינת הצרכן הישראלי שאינו מכיר את הכיתוב הקירילי, קשה לקשר בין המילים, אשר ייהגו על ידו בצורה שונה ("קופובקה" לעומת "קוריבקה"). גם במקרה זה נעשה שימוש בסימן הבית ROSHEN המקטין אף הוא את החשש להטעיה.

לעומת זאת, בסימן המבוקש השלישי מופיע הכיתוב KAPA-KYM (שמשמעותו "חתול שחור"), שזהה מילולית לזה שבסימן הרשום. כך גם ייראה בעיניים של הצרכן הישראלי. בנוסף, סימן הבית ROSHEN מופיע על הסימן המבוקש באופן קטן ולא בולט בסימן בכללותו. כל אלו מביאים לכך שהחשש להטעיה בין הסימן הרשום לסימן המבוקש הוא גבוה. 

אשר לציבור יוצאי ברית המועצות לשעבר, החשש להטעיה לגבי מקור הטובין אינו גדול. הסימנים הרשומים היו בשימוש בברית המועצות תחת שליטה והכוונה ממשלתית. בשל כך, הם הפכו לאינדיקציה לגבי סוג המוצר והעובדה שיוצר תחת תקינה ממשלתית. סיכום הדברים הוא שמדובר בסימני מסחר בעלי אופי מבחין חלש עבור הקהל יוצא ברית המועצות.

במקרה הנדון הסימנים הרשומים הם אמנם סימני מסחר מילוליים, שההגנה עליהם חלה על כל העיצובים של המילים המוגנות. אולם, מדובר בסימנים בעלי אופי מבחין חלש. לכן, אין הצדקה להחיל את ההגנה על כל העיצובים האפשריים ודי בשינויים קלים כדי להכשיר רישום של סימן מסחר מקביל.  

הראיות בהליך מגלות כי מבקשת הרישום החלה שימוש בסימנים המבוקשים זמן רב לפני רישום סימני המסחר הרשומים. המשמעות היא שמתקיים שימוש מקביל בפועל במשך שנים רבות. בכלל זה טרם רישום סימני המסחר הרשומים בשנת 2013. בנסיבות אלו מדובר בשימוש מקביל בתום לב, דבר המהווה שיקול מכריע.

שיקול נוסף שיש לשקול הוא האם קיימת הטעייה בפועל. אולם, בעלת סימני המסחר הרשומים לא הביא ראיה לכך.

שניים מהסימנים המבוקשים יירשמו אך הסימן המבוקש השלישי יידחה.