העובדות: התנגדות לרישום סימן מסחר מילולי "Agenda" שהתבקש לרישום עבור שירותים בתחום החינוך.

המבקשת מפעילה מכללה בשם "Agenda" במסגרתה היא מעבירה הכשרות, קורסים מקוונים ותוכניות ליווי אישיות בתחומי ההשכלה הפיננסית, השקעות בכלל והשקעות נדל"ן בפרט.

המתנגדת היא הבעלים של סימן המסחר המילולי הרשום "אג'נדה AGENDA", שנרשם עבור שירותים בתחום הפיננסי והנדל"ן. המתנגדת מתמחה במתן פתרונות בתחום הפנסיה, ניהול הסיכונים והחיסכון והיא פועלת תחת רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר וכן גם בתחום הנדל"ן.

נפסק: עיקר השאלה שבמחלוקת היא מידת הדמיון המטעה בין סימני המסחר. דמיון זה נבחן לפי המבחן המשולש, הכולל את מבחני המשנה: מבחן המראה הצליל, מבחן סוג הסחורות, צינורות השיווק וסוג הלקוחות ומבחן יתר נסיבות העניין. לאלה התווסף בשנים האחרונות מבחן "השכל הישר".

אין מחלוקת ששני הסימנים זהים בצלילם. לעניין מראם, הסימן המבוקש כתוב ברובו באותיות קטנות בשפה האנגלית ואילו הסימן הרשום באותיות גדולות באנגלית בצירוף המילה "אג'נדה" בעברית. ההבדלים האמורים אינם מהותיים. כמו כן אין חשיבות משמעותית לכך שהסימן הרשום כולל תעתיק בעברית של המילה AGENDA. הוספת תעתיק המילה לעברית לסימן באנגלית אינה יוצרת בידול משמעותי.

עיקר המחלוקת היא לגבי הדמיון בין השירותים הרלוונטיים. בכדי להכריע בשאלה זו מקובל להפעיל מספר מבחנים : א. מהו טבע הסחורות והרכבן; ב. מה הוא אופן השימוש בסחורות?; ג. מה הם צינורות המסחר הרגילים, דרכם משווקים את הסחורות? קיומו של דמיון לפי אחד מהם מבסס את המסקנה שסוגי הסחורות או השירותים דומים. למרות זאת, למבחן השלישי משקל נמוך יותר.

 טענת המתנגדת שקיימת חפיפה בין השירותים היא נכונה. אמנם עיסוקה העיקרי של המבקשת הוא במתן הדרכות והכשרות, בין היתר בתחום השקעות הנדל"ן, אך אין זה תחום פעילותה היחידי. אין לעניין זה חשיבות לכך שהשירותים מסווגים בסוגים שונים לפי אמנת ניצה. תכלית סיווגם של סחורות ושירותים היא נוחות מנהלית בלבד. כמו כן, די בחפיפה חלקית כדי לגרום להטעיה בקרב הציבור.

רשימת השירותים בסימן המסחר הרשום של המתנגדת והראיות מעלות שהסימן מגן גם על שיווק וייעוץ. כלומר המתנגדת עוסקת בהדרכה והכשרה של הציבור כחלק מפעילות השיווק שלה.

לעומת זאת, המבקשת עוסקת בפעילות הדרכה בתחום ההשקעות וההשכלה הפיננסית. הראיות בהליך העלו עוד כי המבקשת פועלת גם בתחום הביטוח באמצעות סוכנות ביטוח שהמבקשת היא הבעלים של 50% ממנה.

לפי הראיות פעילות המתנגדת בתחום הייעוץ, ההכשרה וההדרכה היא נלווית לעיסוקה העיקרי כסוכנות ביטוח. לעומת זאת, תחום פעילותה העיקרית של המבקשת הוא הדרכה והכשרה בתחום הפיננסי והנדל"ן. כמו כן, לשני הצדדים פעילות ארוכת שנים בתחום ההדרכה וההכשרה.

עוד התברר כי בניגוד לטענתה, המבקשת כן מציעה שירותים בתחום הנדל"ן. זאת באמצעות שיווק עסקאות של תלמידיה תמורת עמלות.

בית המשפט העליון הדגיש את חשיבותו של השימוש בפועל בסימן המסחר ביישום מבחני הדמיון. זאת כאשר השימוש בפועל חורג מרשימת הסחורות והשירותים. לפי פסיקה זו ייתכנו מקרים בהם בנייה בפועל יכולה להצביע על בידול בין הסימנים.

 סיכום הדברים הוא שקיימת חפיפה משמעותית בין שירותי הצדדים.

לעניין סוג הלקוחות – שני הצדדים מפנים את שירותיהם לציבור הרחב, כך שקיימת חפיפה משמעותית בין הלקוחות של הצדדים. מפעילה זו מתקיימת גם בצינורות השיווק של הצדדים.

יתר נסיבות העניין – מידת האופי המבחין האינהרנטי או הנרכש של הסימן הרשום משפיעה על החשש להטעיה. ככל שהסימן הרשום מפורסם יותר, כך סביר שהציבור יקשר את סימן המסחר המבוקש לרישום עם בעל הסימן הרשום.

לעניין זה, יש לדחות את טענת כאילו המילה Agenda היא מילה בעלת ניחוח אוניברסלי. ממילא המבקשת העלתה טענה מנוגדת בהליך הבחינה, כאילו סימן המסחר המבוקש הוא שרירותי או מרמז. כמו כן, הראיות מעלות כי הסימן הרשום של המתנגדת הוא בעל אופי מבחין ואף זכה למוניטין כתוצאה משימוש בו.

אמנם, גם המבקשת הוכיחה שהציבור מכיר את סימנה. אולם יש לתת דגש למידת ההיכרות עם הסימן הרשום של המתנגדת. מטבע הדברים, סימן זה יקבל הגנה ועדיפות מעצם רישומו גם אם סימן המבקשת היה בשימוש לפני הגשתו לרישום.

הוכחת הטעיה בפועל אינה חובה אך קיומה עשוי לתמוך בטענות המתנגד. המתנגדת הביאה ראיות ברורות להטעיה באשר למקור השירותים. לא ניתן לאפשר הצדדים הטעיה כזו באמצעות רישום מקביל.

חוסר תום לב עשוי להוות שיקול נוסף במבחן יתר נסיבות העניין. הראיות בהליך מעלות כי המבקשת פועלת בתחומי הנדל"ן והביטוח, אף שניסתה להסתיר פעילות זו במהלך הדיון ואף בהליך הבחינה. מדובר בהתנהלות שאינה בתום לב.

גם הגשת הבקשה לרישום סימן המסחר בתחומי פעילות מצומצמים, בזמן שהמבקשת מעוניינת לעסוק גם בתחומים לגביהם נרשם סימן המסחר של המתנגדת, אינה מסייעת לתום לבה. כאשר הסימן המבוקש הוא סימן זהה או דומה מאד לסימן רשום, יש להתחשב בשימוש בפועל שעושים הצדדים בסימן. לא ניתן לאפשר למבקש לעקוף את ההגנה שמקנה הסימן הרשום, באמצעות רישום בסוג אחר, אשר שונה מבחינה טכנית בלבד, והגורם להטעיית הציבור.

 המבקשת טוענת שהמתנגדת היא שהגישה את סימנה בחוסר תום לב. זאת מאחר שהמתנגדת ידעה על הפעילות החופפת של המבקשת את הגישה את סימנה לרישום. ככלל אין חובה ליידע את הרשם על קיומם של מתחרים, אלא בנסיבות מסוימות, שאינן מתקיימות במקרה הנדון. זאת מאחר שבזמן הגשת בקשתה, המתנגדת ידעה כי למבקשת אין רישיון לפעול בתחום הביטוח. המתנגדת גם לא רשמה את סימן המסחר שלה בתחומי העיסוק המובהקים של המבקשת.

המסקנה הכללית היא שקיים דמיון מטעה בין סימני המסחר של הצדדים.

המבקשת טוענת שיש מקום להורות על רישום מקביל של הסימנים. לשם כך היא נכונה להגביל את רשימת השירותים, כך שאלה יכללו הכשרה, הוראה, חינוך ולימוד ביחס לתחום הנדל"ן. לחלופין, הציע דו קיום בתחום הנדל"ן.

על רשם סימני המסחר לשקול שני תנאים עיקריים לגבי רישום מקביל: תום ליבם של הצדדים בבחירת הסימן ובשימוש בהם; הצורך להגן על ציבור הצרכנים מפני סימנים דומים העלולים לגרום להטעיה או לתחרות בלתי הוגנת.

מאחר שהמבקשת נהגה בחוסר תום לב ומאחר שהשימוש המקביל מביא להטעיה בפועל, אין להורות על רישום מקביל.

ההתנגדות התקבלה.